【裁判要旨】

　　創造性判斷與說明書充分公開、權利要求應該得到說明書支持等法律要求在專利法上具有不同的功能，遵循不同的邏輯，原則上不應將本質上屬于說明書充分公開等法律要求所應審查的內容納入創造性判斷中予以考慮，否則既可能使創造性判斷不堪承受重負，又可能制約申請人對說明書充分公開、權利要求應該得到說明書支持等問題進行實質論辯，還可能致使說明書充分公開等法律要求被擱置。

　　【案號】

　　（2019）最高法知行終127號

　　【基本案情】

　　在上訴人國家知識產權局與被上訴人伊拉茲馬斯大學鹿特丹醫學中心（以下簡稱鹿特丹醫學中心）、羅杰•金登•克雷格（以下簡稱克雷格）發明專利申請駁回復審行政糾紛案（以下簡稱“結合分子”專利駁回復審行政糾紛案）中，涉及申請號為201210057668.0、名稱為“結合分子”的發明專利申請（以下簡稱本申請）。經實質審查，國家知識產權局原審查部門駁回了本申請。鹿特丹醫學中心、克雷格提出復審請求并修改了權利要求。國家知識產權局經復審作出第129924號復審請求審查決定（以下簡稱被訴決定），維持原駁回決定。國家知識產權局認為，對比文件公開的是利用駱駝化的V基因片段生產抗體的方法，在對比文件1的基礎上結合本領域的常規基因工程試驗手段即可獲得本申請的合理成功預期，且出于降低抗體免疫原性、提高人體安全性和治療效果的考慮，本領域普通技術人員有動機以人的天然的特定基因片段生產小型化僅有重鏈的抗體，本申請不具有創造性。鹿特丹醫學中心、克雷格不服，訴至北京知識產權法院（以下簡稱一審法院），請求撤銷被訴決定，判令國家知識產權局重新作出決定。一審法院認為本申請具備創造性，判決撤銷被訴決定，國家知識產權局重新作出決定。國家知識產權局不服，提起上訴稱，確定發明所解決的技術問題時，要以本申請文件中已驗證的技術效果為基礎；本申請說明書沒有公開使用人的天然存在的V基因片段來生產小型化抗體的實驗數據，其技術效果并未得到驗證，在確定發明解決的技術問題時不予考慮。基于此，源自人的天然存在的V基因片段相對于轉基因小鼠而言是一種異源基因片段，故本申請實際解決的技術問題“僅是提供一種表達包含其他異源基因片段的異源重鏈基因座的僅重鏈抗體的方法”。最高人民法院于2019年12月6日判決駁回上訴，維持原判。

　　【裁判結果】

　　一審法院作出（2018）京73行初2154號行政判決，判令撤銷被訴決定，國家知識產權局就鹿特丹醫學中心、克雷格針對本申請提出的駁回復審請求重新作出審查決定。國家知識產權局不服一審判決，向最高人民法院提起上訴，請求撤銷一審判決，維持被訴決定，駁回鹿特丹醫學中心、克雷格的全部訴訟請求。最高人民法院于2019年12月6日作出二審判決，駁回上訴，維持原判。

　　【裁判意見】

　　最高人民法院二審認為，創造性判斷所運用的“問題——解決方案”思路中，一般遵循三個步驟：確定最接近的現有技術；確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；判斷要求保護的發明對本領域普通技術人員而言是否顯而易見。在第二個步驟中，確定發明實際解決的問題時，通常是以最接近的現有技術為參照，在分析發明與最接近的現有技術相比所存在的區別特征的基礎上，考慮區別特征整體上所能達到的技術效果來確定。在這一意義上，發明所解決的技術問題是客觀的，區別特征的確定是理解發明實際解決的技術問題的基礎。在此基礎上，還應考慮本領域普通技術人員在閱讀說明書所記載的內容后能夠得出的技術效果。本申請權利要求1相對于對比文件1的區別特征（2）是，所述V基因片段是源自人的天然存在的V基因片段，而對比文件1公開的是駱駝化的VH外顯子/區。結合上述區別特征及說明書的記載，本領域普通技術人員可以理解，本申請所優選實現的是一種人源可溶的僅有VH重鏈抗體的效果，本申請相對于對比文件1所實際解決的技術問題應該是提供一種產生表達包含天然人V基因片段的僅有VH重鏈的可溶抗體的方法。

　　國家知識產權局質疑說明書是否公開了已經制備上述抗體，并以此為由脫離專利申請權利要求1相對于對比文件1的區別特征來確定發明所解決的技術問題是錯誤的。這種做法既否定了區別特征作為發明實際解決的技術問題的基礎，又在客觀上混淆了創造性判斷與說明書充分公開、權利要求應該得到說明書支持等不同法律標準。創造性判斷與說明書充分公開、權利要求應該得到說明書支持等法定要求在專利法上具有不同的功能，遵循不同的邏輯。將本質上屬于說明書充分公開、權利要求應該得到說明書支持等法律要求所應審查的內容納入創造性判斷中予以考慮，既可能使創造性判斷不堪承受重負，不利于創造性判斷法律標準的穩定性和一致性，又可能在一定程度上制約了申請人對說明書充分公開、權利要求應該得到說明書支持等問題進行實質論辯，還可能致使說明書充分公開、權利要求應該得到說明書支持、修改超范圍等法律要求被擱置。因此，在專利實質審查程序中，既要重視對新穎性、創造性等實質授權條件的審查，又要重視說明書充分公開、權利要求應該得到說明書支持、修改超范圍等授權條件的適用，使各種授權條件各司其職、各得其所。根據專利實質審查的一般規律，原則上可以先審查判斷專利申請是否符合說明書充分公開、權利要求應該得到說明書支持、修改超范圍等授權條件，在此基礎上再進行新穎性、創造性的判斷，否則可能導致新穎性、創造性審查建立在不穩固的基礎上，在程序上是不經濟的。本案中，國家知識產權局上訴主張中關于本申請是否公開了制備人源可溶僅有重鏈的抗體及是否有數據支持和驗證等問題，更適合在說明書是否充分公開這一法律問題下予以審查，不宜一概納入創造性判斷中予以考慮。

來源：最高人民法院知識產權法庭