原標題：含通用名稱的域名作為商標注冊的考量因素——以美國最高法院關于Booking.com商標權為 例
近日，美國最高法院就美國專利商標局訴“Booking.com”商標權一案【1】作出了終審判決，確認“Booking.com”依法具有可注冊性。從而為全世界最大網上住宿預定公司BOOKING.COM B.V.（以下簡稱“BOOKING.COM”）公司獲得“Booking.com”商標權掃清了道路。
一、案情回顧
◆ BOOKING.COM分別于2011及2012年，向美國專利商標局（以下簡稱“USPTO”）申請注冊四件以“Booking.com”為主體的商標，均被USPTO以“Booking.com”為線上注冊預定服務的通用名稱為由予以駁回。經過美國商標審理及上訴委員會（以下簡稱 “TTAB”）復審，TTAB維持了原判，并且認為“Booking.com”即便不屬于通用名稱，該標識也屬于具有描述性的標識，且尚未取得“第二含義”，不具有商標注冊的顯著性。
◆ BOOKING.COM B.V.向美國聯邦地區法院提起訴訟，并提交了大量消費者問卷調查證據。地區法院依據BOOKING.COM提交的證據，認為消費者對“Booking.com”的普遍理解并不是指一類服務，而是在特定網站，描述“預定”服務的標識，而該標識已經取得了“第二含義”，因此“Booking.com”具有顯著性，可以獲準注冊。（也就是說，地區法院首先認定“Booking.com”不屬于通用名稱，進而認為其屬于描述性標識，通過獲得“第二含義”取得顯著性而符合注冊條件的商標。）
◆ 2018年10月31日，USPTO僅針對地區法院認為“Booking.com”不屬于通用名稱的觀點提起上訴。2019年2月4日，聯邦第四巡回法院維持了地區法院的一審判決，駁回了USPTO上訴理由中關于“通用名稱”與 “.com”結合仍然屬于通用名稱的觀點。但上訴法院對一審法院匯總關于“通用名稱.com”雖不屬于通用名稱，但卻具有描述性的觀點存在異議。
◆ 2019年7月5日USPTO向美國最高法院申請再審。
◆ 2019年11月8日，該案件獲得美國最高法院的再審許可。
◆ 2020年5月4日，美國最高法院以電話形式審理案件，聽取口頭答辯。（受新冠疫情影響，這是美國最高法院首次進行口頭答辯審理案件）
◆ 2020年6月30日，美國最高法院作出終審判決，確認“Booking.com”注冊商標具有合法性。
二、再審中各方的觀點闡述
USPTO主要主張以下觀點：
首先，本案應當適用1888年最高法院在Goodyear's India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598案中的判決，這是《蘭哈姆法》（Lanham Act，美國現行商標法）頒布之前的案例。根據Goodyear案，在通用名稱中添加公司后綴（如 “Inc”、“Co.”）不能夠使商標整體具有可注冊性。同樣，在通用名稱后加上“ .com”也僅是表示該公司的服務是在線提供的標識，因此不能作為商標注冊。
其次，如果允許“Booking.com”或其他類似的標識注冊，將是對這些標識的過度保護從而可能造成行業內的壟斷，使這些商家利用商標權阻止其他競爭對手使用通用名稱來宣傳他們的產品及服務【2】。
再次，對于“Booking.com”注冊商標是否具有必要性。“Booking.com”域名已經注冊，域名的注冊和使用也是排他的，消費者也能夠輕松將其與服務連接。同時，反不正當競爭法也能防止他人假冒BOOKING.COM提供服務。
BOOKING.COM的主要觀點：
首先，Goodyear的判決已在1946年被《蘭哈姆法》所取代。經1984年修訂的《蘭哈姆法》，其要求法院和USPTO以公眾對商標的主要認識來分析該商標是否已成為通用名稱。消費者調查（consumer surveys）是評估公眾對商標的識別的最佳方法。因此，根據BOOKING.COM在先的調查證據表明，公眾將“BOOKING.COM”視為商標而非服務通用名稱，因此該標識應被視為描述性商標，而非通用名稱。
其次，BOOKING.COM已經獲得第二含義，具有可注冊性，因此法院應維持第四巡回法院做出的裁決。
最高法院中以金斯伯格大法官為代表的八位大法官觀點如下：
1. 首先，通用名稱指代的是某一“類別”的商品/服務，而不是這一類別中特定的商品/服務的特定或范例。其次，一個合成詞的顯著性在于其整體，而不是每一個獨立的部分。再次，相關含義是指消費者所認識的含義。也就是說《蘭哈姆法》主要從消費者的角度出發認定一個標識是否成為通用名稱。如“Booking.com”這樣的標識，只有在消費者認為其代表的是某一類商品或服務時，才會被視為是通用名稱，但證據顯示，消費者并未將“Booking.com”視為在線酒店預定服務類別的代名詞。
2. USPTO認為將通用名稱后面添加頂級域名，如.com，該標識也屬于通用名稱屬于本質上的認定。但USPTO已經準予ART.COM在線上零售服務上注冊，“DATING.COM”作為副簿注冊在“交友服務”上。如果支持USPTO的觀點， 已經獲準注冊的商標將會有被撤銷的風險。
3. “通用名稱.com”的標識可以向消費者傳達識別來源的某種特征，域名只能由特定的人群注冊，因此，消費者往往看到“通用名稱.com”的形式的標識時，會與某一特定的商業主體聯系起來，而這與“Wine Inc.,” 和 “The Wine Company”不同。
4. 對于過度保護的問題，商標法對于侵權的判定是基于是否“可能造成消費者混淆”的，在判定混淆時，法院會考慮商標的顯著性，當商標中包含通用名稱或極具描述性的部分時，消費者往往不會認為對于這一部分的其他使用方式是來源于商標權人。因此，“Booking.com”的注冊，不會導致商標權人對于“booking”一詞的壟斷使用。
5. 盡管BOOKING.COM擁有“Booking.com”的域名注冊，這與“Booking.com”作為商標注冊并不為悖。另外，“Booking.com”作為商標權保護的范圍更為廣泛。反不正當競爭法將最多迫使競爭對手“付出更多的努力”以減少混淆，而不是停止使用某一標識來宣傳和銷售其產品。相反，商標權則允許商標所有人通過私下解決爭議的方式制止域名濫用，而無需訴諸訴訟。
6. 索托馬約爾大法官與金斯伯格大法官意見一致，但提出了消費者調查問卷可能并不是判斷商標是否屬于通用名稱的可靠方法。USPTO可以通過詞典釋義或使用證據證明“Booking.com”屬于通用名稱，但是并沒有在庭審中提出。
最高法院中唯一持異議的布雷耶大法官的觀點如下：
1. 將“ .com”附加到通用名稱后通常不會超出主要部分的含義。在其看來，“ Booking.com”一詞就是這樣一個普通的“ 通用名稱.com”一詞，因此不符合商標注冊的條件。
2. 如果任由“通用名稱.com”這類域名注冊商標，那么將會出現如pizza.com, flower.com等商標。隨著互聯網的不斷發展壯大，很多主體都會使用互聯網銷售商品，這使得反競爭后果的風險加大，不利于在在線商業的自由競爭和發展。
三、我國對通用名稱作為商標注冊的考量因素
在美國，商標的可注冊性被分為五個等級：最強——臆造詞商標（Fanciful Marks）；強——任意型商標（Arbitrary Marks）；中——暗示型商標（Suggestive Marks）；弱——描述型商標（Descriptive Marks）；最弱——通用名稱（Generic Marks）。其中描述型商標需要取得“第二含義”才可以獲準注冊，而通用名稱是屬于絕對不可以注冊商標的類型。但是，在“Booking.com”案中，金斯伯格大法官也指出區分通用名稱和描述型商標并不簡單，尤其，在一些公司想要將兩個或以上通用名稱連結在一起成為一個復合詞時。但是，盡管商標的各個部分屬于通用名稱，復合詞整體并不當然屬于通用名稱。
我國《商標法》在第十一條中對通用名稱和描述型商標都進行了規定：“下列標志不得作為商標注冊： （一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；（三）其他缺乏顯著特征的。前款所列標志經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。”在我國，無論是通用名稱還是描述型商標，經過使用取得顯著特征，且便于識別均可以作為商標注冊。
我國將通用名稱分為法定的或者約定俗成的商品名稱。《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第十條規定，依據法律規定或者國家標準、行業標準屬于商品通用名稱的，應當認定為通用名稱。相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應當認定為約定俗成的通用名稱。被專業工具書、辭典等列為商品名稱的，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。
我國實踐中，一般從相關公眾認識、廣泛性、及規范性幾個方面考慮某一標志是否構成通用名稱。
約定俗成的通用名稱沒有像法定通用名稱那樣存在明確的規定或標準作為依據，判定約定俗稱的通用名稱實際上是認定一種社會事實狀態和認知。【3】能夠接觸到特定商品或服務的生產者、經營者、消費者等各個環節的人群都屬于相關公眾，在判斷是否構成通用名稱時須綜合考慮特定商標/標志在全部相關公眾中的認識和使用情況。可見，我國對通用名稱的判定與美國《蘭哈姆法》的規定相同，都是以某一商品及服務所在領域的相關公眾的認知作為考量因素。
關于舉證責任，我國實踐中，主張相關標志屬于通用名稱的一方負有舉證責任。美國商標法也有相關的規定，但是，在“booking.com”一案中，USPTO唯一的論據就是基于美國最高法院之前類似案件的判例，而BOOKING.COM一方卻提出了具有說明力的調查問卷（雖然索托馬約爾大法官對調查問卷的可靠性提出了疑問），但是USPTO也確實沒有提出更有力的證據，這也是其主張沒有最終被支持的主要原因之一。
在范圍上，實踐中對相關公眾的范圍一般以全國范圍為準，由于歷史傳統、風土人情、地理環境等原因形成的相關市場固定的商品，在該相關市場內通用的稱謂，人民法院可以認定為通用名稱。即“以全國通用為原則，以特定情形下的通用為例外”。那么類似于“通用名稱.com”這類域名形式的認定，商標在使用時大部分都是通過互聯網瀏覽，與使用人群所在城市、年齡、職業等特點具有一定的聯系，在認定這類商標是否為通用名稱時是否應當比照“相關市場內”進行范圍上的認定，筆者認為還需要通過具體的案件具體分析【4】。
在規范性上，通用名稱的規范性要求其指代明確，能夠反映一類商品與其他商品之間的根本區別。在實踐中，一般涉及通用名稱主要有兩種情形：一種是該商標標識在注冊時已經是通用名稱，一種是該標識申請時不屬于通用名稱，而隨著商標使用不當、權利人保護不當等原因逐漸通用化。
針對第一種情形，根據《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》“訴爭商標申請人明知或者應知其申請注冊的商標為部分區域內約定俗成的商品名稱的，人民法院可以視其申請注冊的商標為通用名稱”，此時主要考量的因素是申請人的惡意，目的是維護市場的公平。如“蘭貴人”案【5】中，法院認定“雖然不同地區的‘蘭貴人’茶在原料構成上有一定差異，但均為擺脫以主要茶葉品種為主料，添加香料物質組成的特點，在目前多家企業在其生產的添香加味拼配茶上不約而同使用‘蘭貴人’名稱的情況下，將‘蘭貴人’用來指代添香加味拼配茶基本符合規范性的要求…因此“蘭貴人”是一種拼配茶的通用名稱。”可見，對于這類案件，實踐中對于規范性的要求較為寬松。
而在第二種情形中，即注冊商標通用化的審理中，法院又傾向于保護商標權人，對于商標是否構成通用名稱則的審查標準較為嚴格。如在POWERPOINT案【6】中，法院審理認為約定俗成的通用名稱一般應當以全國范圍內的相關公眾通常認知為判斷標準。商標法之所以規定商品的通用名稱不得作為商標注冊,一方面因為通用名稱反映了商品的屬性,無法起到識別商品來源的作用；另一方面,若由某一特定主體將通用名稱注冊商標獲得專用權,將會造成公共資源被壟斷、同行業其他經營者利益受到損害的后果。2000年至今,雖然相關公眾對于“powerpoint”演示文稿軟件的知曉程度越來越高,但并未切斷“powerpoint”在演示文稿軟件商品上與微軟公司的唯一對應關系,使其進入公有領域,相反地,二者之間的聯系更為緊密。
可以看出，我國實踐中對通用名稱規范性要求及范圍上的審查上，在保護商標所有權的同時，對促進市場的公平發展，防止壟斷方面進行了考量。這與“booking.com”案例中USPTO和唯一持異議的布雷耶大法官的觀點類似，都是從市場發展，促進資源平衡的角度出發進行通用名稱的判定。
最后，值得一提的是，“Booking.com”商標在中國申請注冊曾被駁回，原因并不是該商標中包含通用名稱“booking”，而是因其屬于違反了《商標法》第十一條第（三）款的“其他缺乏顯著性的”的情形，該商標經過復審也未能獲準注冊。因此，筆者認為，在主張以通用名稱駁回商標注冊時，可能還需要適當考慮語言因素。“booking”雖然具有“預定”的含義，但中國消費者是否普遍能立刻聯系到其含義從而認為“Booking.com”代表預定這一類服務，可能與美國的情況有所不同。但是，因為域名還可以有拼音及中文的形式，“Booking.com”商標注冊一案對于包含通用名稱的域名在我國是否能夠作為商標注冊還是會產生重要的影響。
四、結語
隨著互聯網的發展，域名已成為企業必備的重要資源，也是品牌文化的重要組成部分，頂級域名更是可遇而不可求。如果“通用名稱+頂級域名”可以作為商標保護，將給予通用名稱域名商標極大的商業價值。含有通用名稱的域名是否能夠作為商標注冊，說到底還是對商標顯著性的考察，即含有通用名稱的域名作為商標是否能起到區分商品及服務來源的作用。隨著“Booking.com”商標授權案件在美國最高法院的落槌，似乎是給含有通用名稱的域名成功注冊開了一扇門。但是，這類商標是否能夠獲準注冊還要看其在實際使用中是否能夠足以使消費者區分商品及服務的來源。筆者認為，含有通用名稱的域名商標若要獲準注冊，在使用時，應當尤其注意其使用形式，如在其后添加“TM”標識、使用時注意商標表現形式的統一化以及將其以形容詞的方式修飾其指定商品或服務，如“booking.com住宿預訂”。同時，也要重視調查問卷的設計及調查樣本的收集，在證據上做好充分的準備。
注釋：
【1】 Supreme Court of The United States No. 19-46 United States Patent and Trademark Office, et al., Petitioners v. Booking..com.B.V..
【2】 Josh H. Escovedo, SCOTUS Considers Whether Adding a Top-Level Domain Makes a Generic Term a Protectable Trademark. http://www.theiplawblog.com/2020/05/articles/ip/scotus-considers-whether-adding-a-top-level-domain-makes-a-generic-term-a-protectable-trademark/?utm_source=Weintraub+Tobin+-+The+IP+Law+Blog&utm_medium=email&utm_campaign=685d235d98-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_efdeebe812-685d235d98-78796453. 2020/07/12
【3】周云川，《商標授權確權訴訟規則與判例》，法律出版社，第110頁。
【4】張清，《約定俗成的通用名稱的司法判定》，銅表律師事務所微信公眾號，2019年8月9日。
【5】參見（2009）高行終字第330號判決。
【6】參見（2016）亰行 終字第2609號判決。
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