《商標法》第五十九條第三款規定：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識”。由于在先使用是對商標權利人獨占權的排斥，可以作為商標侵權的法定抗辯理由，雖然上述條款對商標在先使用的抗辯做出了規定，但對“原使用范圍”并沒有細化概念，因此在實務實踐中存在明顯差異化。想要厘清這個概念，我們先來看幾個案例。
一、“玉浮梁”商標案
案情簡介：2008年6月10日，西安衛爾康安市場營銷服務有限公司在第33酒類商品上申請注冊第6774197 號“玉浮梁”文字商標，于2010年4月14日獲準注冊，而后又在2011年7月4日和2013年11月26日分別提交了3件 “玉浮梁”商標，均被核準。
西安飲食股份有限公司下屬單位西安飯莊自2001年起，使用“玉浮粱”作為稠酒名稱進行宣傳銷售;衛爾康安公司在2013年發現西安飯莊銷售“玉浮梁”稠酒，委托律師事務所向西安飲食公司與西安飯莊發函要求停止侵權，西安飲食公司于2013年9月20日復函表示已經成立小組進行調查;隨后衛爾康安公司名下的第6774197 號“玉浮梁”商標被申請撤銷;2013年7月，西安飲食投資成立了西安大業食品有限公司，繼續開展原本的稠酒生產加工業務;2014年6月，西安飲食向國家工商行政管理總局商標局申請注冊“玉浮梁”商標，但該申請被商標局駁回。此后，印有“西安飯莊”及“玉浮粱”的稠酒依然在售，而權利人衛爾康安公司被“玉浮梁”撤三案絆住手腳，直至2015年6月才獲得撤銷復審的勝利;2016年6月，衛爾康安公司將西安飲食和大業公司訴至法院，而后三年多先后經歷了一審敗訴、二審勝訴、再審維持二審判決。
一審法院認為：在大業公司成立后，涉案侵權產品由大業公司統一生產，西安飲食公司作為獨立法人主體所進行的主要是通過其下屬餐飲單位進行產品銷售，同樣未超越原有使用范圍……大業公司對“玉浮梁”稠酒的生產行為是對其前身聯合食品公司生產行為的承繼，不應視為是對“在原有范圍內”的突破。因此二者均適用“使用在先”的免責抗辯，據此駁回了原告衛爾康安公司的訴求。
二審法院認為：大業公司成立于2013年，遠晚于注冊商標申請日，該公司并不當然享有相應的在先使用的權利。本案中大業公司的生產銷售來自于西安飯莊的授權，其于2013年7月取得西安飯莊的授權生產、銷售稠酒產品，該授權行為也晚于申請日。同時，如果在先使用抗辯成立，在先使用人的繼續使用行為是對注冊商標專用權的限縮，意味著對商標排他性的限制，因此允許在先使用人在原有范圍內使用該標識應當是出于善意。但在2013年9月的回函中，西安飲食公司認為該公司或其下屬單位西安飯莊并未生產或銷售“玉浮梁”稠酒，該回函對客觀事實的隱瞞，難以認定是一種善意的行為。而被上訴人在網上進行銷售的行為，亦超出了在先使用的原有范圍。因為互聯網具有即時、無界的特點，任何在網上銷售中使用商標的行為，即時就可以被全國甚至全世界知曉，這樣會對商標權人的排他權的范圍造成沖擊，進而影響商標權注冊制度……
二審結果：撤銷原審判決，要求西安飲食和大業公司立即停止侵權，并賠償衛爾康安公司經濟損失20萬元及合理支出105940.9元。
再審法院認為：西安飲食公司、大業公司主張在先使用的證據，除少量海報宣傳及自制的耗用匯總表外，主要是玉浮梁稠酒酒盒、包裝的定制證據及玉浮梁酒2001年獲獎證明。二審法院多次要求西安飲食公司、大業公司提供玉浮梁酒的銷售數量和銷售方式的證據，西安飲食公司、大業公司均未提供。在此情況下，依據酒盒定制的數量，部分宣傳證據等，無法確定玉浮梁稠酒的實際生產銷售狀況和使用范圍，難以證明“玉浮梁”商標持續使用時間，亦無法認定“玉浮梁”商標商譽所及范圍。西安飲食公司、大業公司以西安飯莊具有較高知名度為由，主張其在先使用“玉浮梁”商標的商譽及于全國范圍，事實依據不足。此外，大業公司成立于涉案商標申請日之后，西安飲食公司、大業公司雖然主張大業公司承繼了原聯合食品公司的生產經營業務，但對該項主張并未提交證據予以證明，西安飲食公司授權大業公司生產玉浮梁稠酒超出了原有的使用范圍。西安飲食公司、大業公司提交的相關使用證據不涉及網絡銷售，在涉案商標申請日后西安飲食公司、大業公司在網上銷售玉浮梁稠酒，亦屬于擴大了原有銷售范圍……故駁回西安飲食股份有限公司、西安大業食品有限公司的再審申請。
至此，歷盡風波的“玉浮梁”商標案終于塵埃落定，衛爾康安公司最早申請的“玉浮梁”商標也已走過第一個十年，成功辦理了續展。
注：“玉浮梁”出自宋代《清異錄》“舊聞李太白好飲玉浮梁”。
二、“Vacake”訴“21cake”侵權案
(被告“21cake”廿一客網紅蛋糕店官網主頁)
案件經過：2011年，于某在西安市開設“維也納西餅店”;2012年6月15日提交了第30類商品上的 “Viennacake及蛋糕”商標申請，被商標局駁回;2013年9月16日，又申請了“Vacake及蛋糕”商標，于2015年6月7日被核準。基于該商標的專用權，于某對廿一客11個公司提起訴訟，要求其賠償經濟損失10萬元等。
(圖為原告于某申請的 “Viennacake及蛋糕”、“Vacake及蛋糕”商標)
一審法院認為，“21cake”品牌于2005年創立，結合其使用區域、經營業績、廣告宣傳、所獲榮譽等事實，可以認定在于某注冊“Vacake及蛋糕”商標前，被訴商標早已由廿一客在先使用，且在行業內具有一定影響。另外，于某作為廿一客的同行業經營者，存在接觸被訴商標的可能，其應當知道被訴商標的存在，原告商標與被訴商標中的蛋糕圖形完全相同，雙方分別獨立設計的可能性較低，綜合于某抄襲廿一客宣傳文案等行為，判斷于某存在利用被訴商標商譽的惡意，其行為構成以不正當手段搶先注冊商標。因此駁回了于某的訴訟請求。
二審法院認為，對原有范圍的界定，商標法強調的是使用范圍而非使用規模。因此，判斷被訴商標的使用是否仍在原有范圍內應結合個案的實際情況，從使用方式、使用主體之間的關系和經營模式的特點等方面進行考量。從使用方式來看，各被上訴人始終在蛋糕等商品、相應經營物料及宣傳中使用被訴商標，使用過程中沒有改變原商標的圖形或圖文組合樣式，即其商標圖樣及使用類別均在原有范圍內。從使用主體之間的關系和經營模式的特點來看，本案涉及各被上訴人的使用行為，其中被上訴人北京廿一客公司、上海廿一客公司成立和使用被訴商標的時間比上訴人于某申請涉案注冊商標的時間早4年多，其余各被上訴人有的雖成立時間晚于涉案注冊商標申請日，但均為由姚磊擔任法定代表人，且股東或間接股東均有被上訴人北京廿一客公司的關聯公司;由于被上訴人廿一客公司各關聯公司的經營模式一直是以網絡營銷為主，其“www.21cake.com”網站和“21cake”手機App統一以被上訴人北京廿一客公司名義經營，其余各被上訴人分別負責上述網站及App上可供選擇的不同城市的產品配送。由此可見，在涉案注冊商標申請日之后成立的被上訴人主要為了便利各個城市產品的配送，故為擴大配送范圍而成立的具有關聯關系的主體對被訴商標在同一類別上的后續使用行為，均屬于在原有范圍內的使用。基于以上分析，上訴人認為各被上訴人的被訴行為構成商標侵權的主張應予以駁回，一審判決結果并無不當，本院予以維持。
再審法院認為，根據本案證據，廿一客在使用被訴商標時，并未超越于某在涉案注冊商標申請日時原有的蛋糕等商品銷售和相關宣傳使用等范圍。原審法院認定的事實和法律適用等并無不妥，故駁回了于某的再審申請。
本案是典型的惡意訴訟，于某搶注的第13247755號“Vacake及蛋糕”商標也在經歷了無效裁定予以維持、行政訴訟判決撤銷原裁定后重新做出裁定，最終被予以無效宣告【詳見北京知識產權法院(2020)京73行初789號行政判決書、北京市高級人民法院(2021)京行終10199號行政判決書、商評字[2019]第0000276037號重審第0000002126號無效宣告請求裁定書】。
三、“理想空間”案
案件經過：案外人朱某某于2002年11月19日申請第3374814號商標注冊，于2004年8月28日被核準，本案原告林某某于2008年10月7日核準受讓了該商標，又于2009年9月25日向商標局申請第7724167號“理想空間”商標，2012年5月21日被核準注冊，核準使用在第20類家具商品上。被告成都武侯區富運家具經營部在名片、店招等多處使用涉案標志，原告遂起訴被告侵犯其商標權專用權。
一審法院肯定了案外人富運公司在原告商標申請和注冊前已經在先使用“理想空間”標識、“I&D理想空間”標志，并在特定地區有一定影響力，但認為被告富運經營部并沒有在原告商標申請前使用被訴侵權商標;富運經營部并沒有按合同的授權使用理想空間品牌;案外人富運公司在涉案商標注冊前地域使用范圍為東莞地區，因此原使用范圍為東莞地區，而不是本案發生的成都地區，因此涉案商標注冊后，富運公司無權授權他人在除東莞以外的其他地方使用涉案商標;另一被告美凱龍公司作為市場管理方，未盡合理審查義務和監管責任。
二審法院認為案外人富運公司對訴爭標識使用在先，并具一定影響力，在其已附加適當區別標識的情形下，林某某無權禁止其在原使用范圍內繼續使用;富運經營部從富運公司處獲得授權使用涉案標志，與原告商標不相同，無惡意攀附、無混淆誤認，二被告均不構成侵權。
再審法院不認為富運公司的在先使用達到了一定影響，無論富運經營部或吳錫東是否獲得了富運公司的授權，均不能得出富運經營部基于商標法第五十九條第三款的規定而可以提出不侵權抗辯的結論;撤銷了二審判決，維持了一審的侵權認定。
以上案例中均對商標在先使用的“原使用范圍”進行了討論，概括出以下幾個要點：
第一，對于“原使用范圍”的運用不能脫離先用權抗辯的時間要件，也就是在先使用人對相關標志的使用，應當早于注冊商標權利人申請和使用商標的時間。
第二，在先使用人經過持續的使用形成良好的商譽，達到了“一定影響”。需要注意的是，在先使用人在相關商標申請日之后繼續使用該標識的證據不應作為“一定影響”的考量因素。
第三，地域范圍是“原使用范圍”的主要衡量因素。這里指的地域包括地理區域范圍，例如上述“理想空間”案中，富運公司原使用范圍限于東莞地區，涉案標識在成都門店使用時，就顯然超出了原有范圍;這種地域范圍也包括了網絡環境，在“玉浮梁”案中西安飲食就因從實體飯店擴大至在淘寶上營銷，而被認定超出了原使用范圍，而在“21cake”案中，由于廿一客原本就通過網絡進行營銷配送，多年來也保持一貫的使用方式，因網絡環境的復雜性即使增加了配送的城市和門店，也不會因此被認定超出原有使用范圍。所以在先使用人對于商品流通范圍的控制是極為重要的。
最高人民法院在(2018)最高法民再43號判決中解釋：商標法強調的是使用范圍而非使用規模，因此，在確定原有范圍時，應當主要考量商標使用的地域范圍和使用方式。一般而言，在先僅通過實體店鋪銷售商品或者提供服務的，在商標注冊人申請商標注冊或使用該商標后，又在原實體店鋪影響范圍之外的地域新設店鋪或者拓展到互聯網環境中銷售商品、提供服務，則應當認定為超出了原有范圍。此外，使用該商標的商品產能、經營規模等也可以在個案中作為考量因素予以考量。
第四，“原使用范圍”中“在先使用人”的限定為在先使用人本人，也即是除了在先使用人外的其他人，無論是否獲得該在先使用人的許可，均無權提出在先使用權抗辯。在“玉浮梁”案中，大業公司始終主張其前身是西安飲食的分公司，無論其提出的證據是否足以證明該主張，都不應當然獲得在先使用權。例外情況是，若在注冊商標申請日之前就已經獲得了在先使用人的許可或受讓，那么應當被納入“在先使用人”。
總的來說，在先使用權是法定不侵權抗辯事由，對于《商標法》第五十九條第三款中“原使用范圍”的運用，應基于在先使用人的持續經營所獲得的商譽，使商標標識與商品之間建立起穩固的聯系，在此基礎上，綜合在先使用人作商標性使用的商品銷量、銷售額、銷售方式、銷售地域、消費對象等各方面因素來考量。近年來互聯網和電商的發展在一定程度上突破了商標原有的地域性限制，商家在使用商業標識時，應當及時的進行商標布局，盡早爭取到商標的專用權，才能盡可能的避免未知的侵權風險。
本文參見：
1. 西安市中級人民法院(2016)陜01民初953號一審民事判決書
2. 陜西省高級人民法院(2017)陜民終119號二審民事判決書
3. 最高人民法院(2019)最高法民申3064號再審民事裁定書
4. 上海市浦東新區人民法院(2019)滬0115民初39516號一審民事判決書
5. 上海知識產權法院(2020)滬73民終81號二審民事判決書
6. 上海市高級人民法院(2020)滬民申2672號再審民事裁定書
7. 四川省成都市中級人民法院( 2015 )成知民初字第661號一審民事判決
8. 四川省高級人民法院(2016)川民終315號二審民事判決
9. 最高人民法院(2018)最高法民再43號再審民事判決書
(原標題：商標在先使用中的“原使用范圍”應如何理解)
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