原標題：探析商標延續性注冊的適用條件

商標延續是指企業將具有一定聲譽和資產價值的商標向新的產品或服務領域拓展，利用消費者對已有商標的認知度、滿意度與忠誠度推出新的產品或者服務。如果無法對引證商標采取應對措施以掃清權利障礙，“商標延續性注冊理論”即成為應對這一困境的關鍵路徑。為此，本文筆者結合商標延續性注冊的理論和司法實踐探究總結其適用條件，并為這一理論的開放性適用建言獻策。

在日益激烈的市場競爭環境下，隨著文化價值、社會規范和消費習慣的不斷變化，消費者的需求和偏好也在不斷改變，各種宣傳口號、廣告用語以及商標標識也會隨之趨于“老化”，企業為尋求更多地發展，適應市場競爭的需要，往往會不斷地調整品牌定位和發展戰略，對企業品牌進行升級，從而增強品牌的差異化，得以樹立鮮明的品牌形象。由于我國《商標法》遵循商標專用權注冊取得制度，企業往往會在品牌升級后就新的標識提起商標注冊申請，此時可能會遭遇他人在先商標權利的阻擋而難以通過審查，阻礙企業商標權利的獲得，進而影響企業的市場擴張和進一步的發展。如果無法對引證商標采取應對措施以掃清權利障礙，“商標延續性注冊理論”即成為應對這一困境的關鍵路徑。為此，筆者結合商標延續性注冊的理論和司法實踐探究總結其適用條件，并為這一理論的開放性適用建言獻策。

一、劃定商標延續性注冊的邊界

商標延續是指企業將具有一定聲譽和資產價值的商標向新的產品或服務領域拓展，利用消費者對已有商標的認知度、滿意度與忠誠度推出新的產品或者服務。商標的延續涉及商標標識的延續和商品或服務類別的延續。“商標標識的延續”即對原有標識在保留顯著識別部分的情況下添加其他要素或對原有標識作出細微改變，但不影響其區分商品或服務來源的功能;“商品或服務類別的延續”即指基于企業的產品和服務范圍的市場擴張，將原有的標識擴張使用到新的不相同或不相類似的產品或服務上。

針對商標延續性注冊理論，簡要概括其情形即為：企業的現有商標已經在相關商品或服務領域具備了一定的知名度和影響力，暫且稱之為“基礎商標”;為進一步提升品牌形象和企業聲譽，企業就與基礎商標相同或者近似的標識提出新的注冊申請，在此稱之為“延續商標”;延續商標在申請注冊過程中被他人的在先商標權利阻擋，即“引證商標”，此時企業利用商標延續性注冊為由進行抗辯，以尋求獲得延續商標的專用權。在我國《商標法》調整的范圍內，相比商標延續，商標延續性注冊的適用因與商標在先申請原則有所沖突則應有所限定：

(一) 基礎商標僅限于注冊商標

商標延續性注冊理論涉及三方權利：基礎商標、引證商標和延續商標。在商標駁回復審或異議案中，引證商標阻擋申請商標的法律依據通常為《商標法》第三十條關于“同一種商品或者類似商品”的規定，商標申請人的抗辯理由往往集中在二者不構成近似或在先權利不存在上。而對于引證商標與申請商標確屬構成近似的情形，如果申請人存在在先未注冊商標(假設該商標經過使用并獲得一定的影響力)，根據我國《商標法》第三十二條后半段之規定，引證商標構成搶注是申請人進行抗辯的核心依據;而商標延續性注冊的情形是申請商標(即延續商標)基于與基礎商標的延續性關系，可以突破《商標法》第三十條商標近似的規定得以獲準注冊。可見，如果基礎商標為未注冊商標，商標延續性注冊理論將無用武之地，只有在基礎商標為注冊商標時該理論才有適用的可能性。

(二) 延續商標指定的商品服務應與基礎商標的指定商品或服務相同或者類似

如前所述，商標延續性注冊理論存在的必要性在于突破《商標法》第三十條商標近似的規定。如果基礎商標與延續商標的指定商品和服務并不相同或者類似，在其不屬于馳名商標的前提下，以商標延續為由對其進行跨類保護，將造成企業對于商標標識的壟斷性占有，使得商品/服務的區分變得毫無意義，模糊商標區分商品及服務來源的功能性作用，造成市場僵局。因此，延續商標指定的商品服務與基礎商標的商品服務應當相同或者類似。

(三) 商標延續性注冊延續的是基礎商標上的商譽

商標除具備區分商品及服務來源的功能之外，還承載著企業長期積累的商業信譽。商標的延續與商譽的延續不同，企業的商譽可以一定方式在不同的商譽載體上進行轉移、延續，商譽的載體包括市場主體的字號、商標、產品的包裝裝潢等可以區分商品或服務來源的標志。商標延續性注冊理論的邏輯合理性即在于，正是由于基礎商標承載著權利人較高知名度和影響力，延續商標的獲準注冊才得以免于混淆之嫌，因此，商標延續性注冊延續的是基礎商標承載的商業信譽利益。

二、我國關于適用商標延續性注冊的相關規定

商標延續性注冊并非一個法律概念，我國《商標法》對此并無明確的規定。2014年頒布的《北京市高級人民法院關于商標授權確權行政案件的審理指南》(以下簡稱“《審理指南》”)第七條規定：“商標注冊人對其注冊的不同商標享有各自獨立的商標專用權，其先后注冊的商標之間不當然具有延續關系”;第八條規定：“商標注冊人的基礎注冊商標經過使用獲得一定知名度，從而導致相關公眾將其在同一種或者類似商品上在后申請注冊的相同或者近似商標與其基礎注冊商標聯系在一起，并認為使用商標的商品均來自該商標注冊人或與其存在特定聯系的，基礎注冊商標的商業信譽可以在后申請注冊的商標上延續。”第九條規定：“基礎商標注冊后、在后商標申請前，他人在同一種或者類似商品上注冊于在后商標相同或者近似的商標并持續使用且產生一定知名度，在基礎商標未使用或者雖然使用但未產生知名度、相關公眾容易將在后申請的商標與他人之前申請注冊并有一定知名度的商標相混淆的情況下，在后商標申請人主張其系基礎商標的延續的，不予支持。”

北京高院于2023年發布《審理指南》15.1【商標延續注冊的限制】規定：“訴爭商標申請人的在先商標注冊后、訴爭商標申請前，他人在相同或者類似商品上注冊與訴爭商標相同或者近似的商標并持續使用且產生一定知名度，訴爭商標申請人不能證明該在先商標已經使用或者經使用產生知名度、相關公眾不易發生混淆的情況下，訴爭商標申請人據此主張該商標應予核準注冊的，可以不予支持。”

根據上述規定，商標延續性注冊的適用應包含以下條件：

1. 基礎商標與延續商標在商標標識上相同或者近似;

2. 基礎商標與延續商標指定的商品或服務相同或者類似;

3. 基礎商標在延續商標申請之前經過持續使用已經具備一定知名度;

4. 延續商標的注冊申請不易引起相關公眾的混淆和誤認

三、商標延續性注冊適用條件的類案研究

結合目前的司法實踐，適用商標延續性注冊的案件仍屬少數，且是否適用的觀點不一，筆者結合下述幾件典型案例進行分析：

根據已有司法案例來看，法院對于商標確權案件的審查依然主要以“申請在先原則”為準，對于“商標延續性注冊”理論的適用仍然持審慎態度，且條件相對嚴格。綜合相關案例情況，筆者發現司法實踐中對于商標延續注冊的適用條件相比北京高院《審理指南》中的規定更加嚴格：

1. 基礎商標與延續商標在商標標識上相同或者近似，且基礎商標與延續商標的近似程度應當高于延續商標與引證商標的近似程度。

2. 基礎商標與延續商標指定的商品或服務相同或者類似，商品或服務的類似判斷標準除參考《類似商品和服務區分表》外，還應當考慮商品服務在銷售場所，相關公眾、功能和用途等方面是否構成密切關聯，商品的關聯度越高，引證商標的挑戰力通常也會越強。

3. 基礎商標在延續商標申請之前經過持續使用已經具備一定知名度，且基礎商標的知名度需明顯高于引證商標的知名度。

4. 延續商標的注冊申請不易引起相關公眾的混淆和誤認。如若引證商標與延續性商標構成近似，在引證商標知名度較高的情況下，則延續商標的注冊申請將更容易引起相關公眾的混淆和誤認。

5. 申請人對于延續商標的注冊申請應當基于誠實信用原則，且屬于善意的、正當的。

6. 綜合考慮市場經濟情況，無正當理由不得打破已經形成的穩定市場秩序。

四、商標延續性注冊適用條件之困境

(一)《審理指南》的適用位階較低

目前司法實踐對于商標延續性注冊的適用并無統一的裁判標準，北京高院《審理指南》作為地方法院指導性文件也僅能供各個法院進行參考，面對企業日益增長的品牌擴張需求，法院和國知局審理此類案件亟需高位階的實體法作為依據。

(二)商標延續性注冊的適用缺乏統一標準

司法實踐中法院對于商標延續性注冊的適用進行了多方位的考量，但仍然未形成統一標準，主要體現在以下幾個方面：

1. 知名度程度有待限定

《審理指南》與司法實踐案例均指出，基礎商標應當經過持續使用并獲得一定的知名度，但《審理標準》并未規定“一定知名度”的知名程度究竟需達到何種標準，司法實踐對“一定知名度”的判斷也主要依靠審判人員的自由裁量，這將可能導致同一案件如果由不同法官審理會出現不同的認定結果，損害權利人利益。此外，基礎商標、延續商標與引證商標雙方知名度的高低程度也會影響相關公眾的心理認知，但就此判斷標準也并未有明確的規定。

2.基礎商標與引證商標、引證商標和延續商標的近似程度高低對比方法尚未明確

如上述“稻香村”案，法院認為的基礎商標與延續性商標的近似程度應高于引證商標與延續商標，但實踐中對于雙方近似程度的把控尚不明晰。延續商標如若延續基礎商標所承載的企業商譽，二者需要完全相同或者高度近似，才能使得相關公眾在識別商品和服務時產生關聯心理。當基礎商標與延續商標完全相同時，近似程度高低的對比自不待言。當引證商標與延續商標構成近似、基礎商標與延續商標不完全相同但高度近似的情況下，哪方的近似程度更高，以及判斷近似程度高低應主要考量哪些因素，是商標的顯著識別部分還是對于商標的整體構成、含義、呼叫等因素綜合進行考量。

盡管目前法院對于商標延續注冊理論仍然持保守態度，但對于該理論的限制適用將可能影響誠信企業的進一步發展，拓寬該理論的適用條件將有可能引起不良企業利用品牌戰略進行不正當競爭，從而擾亂市場競爭秩序。因此，合理調整商標延續性注冊適用條件范圍變得尤為重要。

五、商標延續性注冊使用條件之建言

(一)適當參考美國商標家族理論

美國司法實踐中曾產生了商標家族理論，即指將一組具有共同顯著特征的商標，凡是商品上使用了包含該特征商標的，都認為具有共同來源，是品質的保證。例如麥當勞以“Mc”為主的商標家族，包含“McKids”、“McCHICKEN”、“McBRUNCH”等。該制度的優勢在于，商標權利人對享有共同特征的主商標或共同特征進行共同宣傳，從而獨占性地使用并排斥他人的使用和注冊，但該理論并非指商標權利人可以壟斷性地使用該標識，仍需考慮混淆性因素。基于此，筆者認為可借鑒其中的共同特征理論，即基礎商標與延續商標包含共同的顯著特征，且經過共同的使用和宣傳，在消費者心中形成了唯一對應關系，不易引起混淆和誤認。

(二) 提升商標延續性注冊適用的法律位階

在《商標法》中增設商標延續性注冊制度，提升該理論的適用位階，為該理論的適用提供法律依據。同時可在《商標法實施條例》、《審理指南》等文件中對具體的適用條件進行細化。

(三)明確知名度程度的判斷標準

目前《商標法》第三十二條規定了“已經使用并有一定影響的商標”來規制商標搶注的行為，此處適用的是未注冊商標經過使用產生一定影響的情形，但“一定影響”并沒有一個量化的標準，《審理指南》規定“一定影響”需要達到足以使一定范圍的相關公眾所知曉，但無需達到馳名商標的應為相關公眾所熟知的程度。同樣，商標延續性注冊的“一定知名度”也并未達到馳名商標的標準，《商標法》第三十二條的立法本意是保護經過使用但未注冊商標的權利，而根據《審理指南》的規定，商標延續性注冊針對的是延續商標長久并持續地延續了已注冊的基礎商標所承載的商譽。因此，筆者認為商標延續性注冊所要求的“一定知名度”標準應當高于“一定影響”，而低于馳名商標知名度的判斷標準。

此外，關于基礎商標、延續商標與引證商標雙方知名度程度高低的判斷，筆者認為仍然需要從商標所覆蓋的省市范圍、持續使用的時間長短等方面進行比對考量。

(四) 以商標的顯著共同特征為標準判斷近似程度高低

商標近似程度關系到相關公眾的混淆誤認程度，當基礎商標與延續商標不完全相同但構成高度近似的情況下，基礎商標與延續商標的顯著共同特征部分必定為其大量宣傳和使用的元素，此時，如若引證商標與基礎商標在其他元素上構成近似，且該元素并非引證商標的顯著識別部分的，則基礎商標與延續商標的近似度高于引證商標與基礎商標的近似度;如若該元素為引證商標的主要識別部分，或引證商標整體即為基礎商標和延續商標的顯著共同特征部分，則雙方近似程度相當，應放棄近似程度高低對比，轉而以基礎商標和引證商標的知名度高低來判斷是否容易造成混淆。

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