《專利知識100問：專利菜鳥入門手冊》作為專利知識的科普讀物，語言表述平實，內容通俗易懂，編者在編寫過程中拋開晦澀的法條法理，結合實際工作模擬不同人員的工作場景以及他們面臨的知識產權問題，采用設問的方式漫談相關主題的專利知識，基于編者的工作積累、心得體會針對相關問題提出工作建議, 讀者根據工作中遇到的問題可直接查找相關答案。

《專利知識100問：專利菜鳥入門手冊》

ISBN：978-7-5130-7053-9

成都市郫都區知識產權促進服務中心

國家知識產權局專利局專利審查協作四川中心

組織編寫

出版時間：2023年8月

本書采用主題設問的方式, 介紹了創新主體在日常經營過程中所涉及的各個場景下的知識產權問題，包括基礎概念、專利申請前后的注意事項、研發中的信息利用、成果轉移轉化許可、職務發明、糾紛處理、合作中的注意事項、風險管理等，通過“主題問答對話” 作一次較全面的科普。

專利管理人員

專利咨詢師

研發人員

高校知識產權管理人員

專利代理行業相關人員

1專利有什么價值 / 002

2專利制度是如何發展而來的 / 004

3如何獲得專利 / 007

4什么情況下會失去專利權 / 009

5什么創新可以申請專利 / 011

6什么內容不能申請專利 / 015

7專利申請怎么提交 / 018

8有沒有國際專利 / 020

9誰能申請專利 / 024

10專利都會涉及哪些人 / 026

11專利信息有什么用 / 032

12專利涉及哪些時間信息 / 035

13專利涉及哪些地點信息 / 039

14專利涉及哪些參與者的信息 / 041

15專利布局怎么做 / 044

16如何看待上市企業的專利競爭 / 047

17如何開展專利合作 / 049

18什么是專利分析 / 053

19怎么查詢專利 / 059

20專利的關鍵詞怎么查 / 064

21專利分類號怎么用 / 066

22專利的檢索邏輯是什么 / 069

23專利申請文件都包含哪些資料 / 074

24什么是說明書 / 077

25權利要求是什么 / 080

26什么是實施例 / 083

27什么是附圖、摘要 / 085

28初步審查審什么 / 087

29實質審查審什么 / 090

30什么是專利預審 / 093

31什么是新穎性 / 095

32什么是創造性 / 099

33什么是實用性 / 103

34什么是單一性 / 105

35怎么做分案 / 108

36什么是優先權 / 110

37怎么做申請文件的答復與修改 / 113

38專利授權之后申請人應該做什么 / 117

39什么是專利權質押 / 119

40什么是專利復審 / 122

41什么是專利無效 / 124

42如何進行審查溝通 / 127

43是專利還是專利信息 / 132

44專利文獻信息有什么作用 / 134

45什么是專利引文 / 136

46怎么利用專利引文信息 / 139

47什么是同族專利 / 142

48什么是查準 / 145

49各國專利文獻信息資源如何查找 / 148

50非專利文獻信息資源包括哪些 / 150

51專利轉讓中到底轉讓了哪些權利 / 156

52專利轉讓中如何給專利定價 / 159

53專利轉讓合同應該包括哪些內容 / 163

54專利轉讓怎樣才算生效 / 166

55專利許可與轉讓有哪些不同 / 169

56專利許可有哪些類型 / 172

57誰可以給出專利許可 / 175

58專利許可合同應該包括哪些內容 / 177

59專利權人尚未實施專利, 該怎樣選擇許可策略 / 183

60專利權人已經實施專利, 該怎樣選擇許可策略 / 186

61許可人可以通過合同任意限制被許可人的權利嗎 / 189

62為什么要對專利許可合同進行備案 / 192

63自己的專利一定就可以自由實施嗎 / 194

64什么是專利強制許可 / 197

65標準必要專利的許可有什么特殊要求 / 200

66收到了侵權警告信(律師函), 我應該怎么辦 / 204

67別人侵犯了我的專利權, 我該怎么辦 / 207

68我想無效別人的專利, 應該怎么做 / 210

69別人想無效我的專利, 我該怎么辦 / 214

70哪些法院可以受理專利訴訟 / 217

71除了向人民法院起訴, 還能找誰解決專利侵權糾紛 / 220

72什么是訴前保全 / 223

73侵犯專利權的賠償金額該如何確定 / 225

74我應該應訴還是和解 / 229

75什么是職務發明 / 234

76誰才是真正的發明人 / 236

77授權專利的獎勵和報酬一般怎么計算 / 238

78專利技術應用后有獎勵嗎 / 240

79專利許可或轉讓給他人了, 我有獎勵嗎 / 242

80離職了是否就可以自己申請專利呢 / 244

81跳槽到同行申請了專利, 老東家會不會找麻煩 / 246

82退休了能不能自己申請專利 / 247

83專利歸屬———是申請專利的權利還是專利申請權或專利權 / 251

84合作者中誰擁有“申請專利的權利” / 253

85怎么判斷技術合同中的專利權歸屬 / 256

86合作產生的發明創造是否應該申請專利 / 261

87一起研發的合作者, 都可以申請專利嗎 / 264

88合作過程中就專利申請產生分歧了, 怎么辦 / 266

89職務發明專利可以依靠約定原則確定專利歸屬嗎 / 270

90當專利歸單位時, 我還能用嗎 / 273

91什么是專利風險管理 / 277

92產品符合技術標準侵權嗎 / 280

93申請專利有沒有風險 / 284

94技術引進有哪些專利風險 / 287

95專有技術引進有哪些風險 / 290

96什么是FTO / 293

97“出海” 風險有哪些 / 296

98什么是“337 調查” / 299

99日常工作中會涉及風險管理嗎 / 302

100人是否也是風險 / 305

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對于大多數申請人來說, 初步審查比較陌生, 因為這是審查員的具體工作。審查工作具體分為初步審查、實質審查, 兩階段的工作分別由不同部門的審查員來完成, 分工不同, 各管一段。對于申請人來說, 對這些內容作一個了解, 有助于完成不同審查意見的答復處理。

對于我國發明專利來說, 初步審查是受理之后、公布之前的一個必經程序。發明專利初步審查合格之后, 就可以按請求提前公布或者按規定自申請日起滿 18 個月公布, 然后再進入實質審查階段。

初步審查是一個審查程序, 在專利申請被受理并且申請人在規定的期限內按要求繳納申請費之后進行。它既審形式, 也審明顯實質性缺陷, 還審相關手續和費用。初步審查的主要功能是確保所有提交的申請在形式上符合相關法律法規要求, 同時為申請人指出明顯實質性缺陷, 申請人無法通過補正或修改符合要求的就可以在初步審查階段結束審查程序, 從而節省申請人的時間和精力, 也節約審查資源。

初步審查都審什么形式問題呢? 形式審查是指對發明人、申請人的資格, 申請人所委托的代理機構和代理師的資格, 以及申請人遞交的與申請相關的各種文件的格式、 文字和附圖或者圖片是否符合出版的要求等而進行的審查。比如發明名稱太長 (一般不得超過 25 個字, 化學領域的某些發明可以允許最 多 40 個字)、表述不正確/ 模糊 (張三手機、 李四方法)、 發明人填寫不對/ 不 規范 (××課題組、 ××博士)、個人申請人用筆名而不寫真實姓名、沒有聯系 人電話、代理機構名稱與公章名稱不一致、兩個以上代理師、說明書中的發明名稱與請求書中不一致、說明書中有附圖說明但是沒有提交附圖或者對不上、權利要求書對各個權利要求沒有編號、附圖大小和清晰度不符合要求等。除此之外, 針對一些特殊申請還有相應的審查內容, 比如分案申請的遞交時 間、原申請的申請號、申請日填寫, 涉及生物材料的申請是否提交保藏證明等。

發明專利初步審查的形式審查的主要依據是《專利法》 第 26 條, 《專利法實施細則》 第2、 3、 16 ~ 19、 23、 119、 121 條; 明顯實質性缺陷審查的主要依據是 《專利法》 第2、 5、 20、 25、 31、 33 條和 《專利法實施細則》第 17、19 條。

明顯實質性缺陷審查是發明專利初步審查階段的一項重要審查內容, 主要是指根據法律規定對某些發明創造明顯不屬于《專利法》規定的保護范圍或者某些發明創造明顯違反法律、社會公德和妨礙公共利益、公共秩序等內容的審查。比如明顯屬于《專利法》 第 5 條的情形, 即發明創造違反法律、社會公德或者妨害公共利益, 或者違反法律、 行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源, 并依賴該遺傳資源完成的發明創造。例如, 用于賭博的設備、機器或工具; 吸毒的器具; 偽造國家貨幣、票據、公文、證件、 印章、文物等的設備; 人與動物交配的方法; 克隆的人或克隆人的方法。比如明顯屬于 《專利法》 第 25 條的情形, 即發明創造屬于不授予專利權的主題, 包括科學發現、 智力活動的規則和方法、疾病的診斷和治療方法、動物和植物品種、用原子核變換方法獲得的物質等。例如, 一顆新發現的小行星、 日歷的編排規則和方法、食譜、棋譜、血壓測量法、診脈法、人工呼吸方法等。

對于我國實用新型專利申請來說, 初步審查合格后就會發布授權公告, 授予相應的專利證書, 不需要經歷實質審查。實用新型專利申請的初步審查是受理后、授權前的一個必要程序。在形式審查和實質性缺陷部分的審查上, 實用新型和發明專利沒有本質的差異, 只是因法條規定內容不同而各自依據 的法條有一些差別。不過, 實用新型專利因其保護客體不同而需要特別注意。實用新型專利只保護產品不保護方法, 所保護的產品應當是經過產業方法制造的, 有確定形狀、 構造且占據一定空間的實體。一項發明創造可能既包括 對產品形狀、 構造的改進, 也包括對生產該產品的專用方法、工藝或構成該方法、工藝或材料本身。如果在權利要求中有相關不符合保護客體要求的內容就會在初步審查階段被審查員指出來, 要求改正。

大家可能會關心, 不是說發明專利在 18 個月的保密期 (或者應申請人要 求提前公開) 之后才公開、實用新型授權才公開, 那么初步審查會不會影響公開? 審查員不看申請怎么判斷有沒有問題呢? 初步審查的審查原則是: 保 密、書面審查、聽證、程序節約。也就是說, 發生在初步審查階段的審查、 答復在申請未公開之前都是保密的, 這也是如果申請人不主動公布, 其他人是無法查詢到相關申請的原因。相關申請內容不公開, 只有負責初審的審查 員能夠看到, 其他的審查員也是看不到的, 審查員負有保密責任。在實質審查中, 根據具體情況, 申請人和審查員可以會晤, 而在初步審查中, 審查意 見和審查結果都是通過書面形式通知申請人, 原則上不進行會晤。如果申請不符合初審要求, 至少會給申請人一次陳述意見和/ 或修改申請文件的機會, 不會直接駁回, 這就是聽證原則。同時為了提高效率、節約程序, 審查員會盡可能一次把所有問題都指出來, 對于申請文件中文字和符號的明顯錯誤, 還可以依職權自行修改。

在初步審查中, 如果申請人各項文件都符合要求, 就會收到初審合格的 通知書, 發明專利申請接下來的程序依次是公布、實質審查、授權或駁回。早些年有申請人存在誤解, 以為初審合格就是成功授權而沒有進行進一步的 關注, 申請要求實質審查并答復審查意見, 結果導致技術方案白白被公開而 沒有被審查更不可能授權, 非常可惜。

實用新型專利申請在初審合格后就會發布授權公告, 這一點是和發明專 利之間存在的本質差別。如果申請文件有不符合要求的地方, 審查員就會視 情況發出補正通知、 審查意見書, 補正通知書主要是針對形式問題, 審查員會指出問題并請申請人改正。如果針對同一個問題, 審查員發了兩次補正而 申請人改正后的文件依然不能符合要求, 審查員就會駁回。如果申請人對審查員發出的補正、 審查意見等不予回復、 超過答復期限, 審查員就會發出視 為撤回的通知書,終止審查程序。

對于專利申請來說, 初步審查是走向后續程序的必經過程, 對于一些形式問題來說, 大多都是可以通過認真、細致的準備工作在申請文件準備中克服的。對于審查員指出的實質性缺陷, 申請人應該認真閱讀審查意見, 并結合相關法條要求進行改正以符合要求, 將申請向后續審查程序順利推進。

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從原單位離職后是否就可以自己申請專利呢? 應當具體問題具體分析。

《專利法實施細則》 第 12 條規定, 在退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后 1年內作出的、與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造, 屬于《專利法》 第 6 條所稱的執行本單位的任務所完成的職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬于單位, 申請被批準后, 單位為專利權人。

因此, 離職后是否可以申請屬于自己的專利, 主要看兩個條件: 一是時 間條件, 即是否與原單位解除勞動或人事關系滿 1 年; 二是技術上的相關性, 即所申請專利與其在原單位所承擔的本職工作或原單位分配的任務是否有相關性。如果同時滿足這兩個條件, 相應的發明創造屬于職務發明創造, 其申請專利的權利、授權后的專利權都屬于原單位。

如果離職后申請的專利在技術上與在原單位所承擔的本職工作或原單位分配的任務毫無關系, 無論離職時間長短, 發明人或者設計人完全有權就這樣的發明創造申請專利, 授權后享有相應的權利。

如果是在離職 1 年后提交的專利申請, 即使該專利申請在技術內容上與本人在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關, 按照 《專利法實 施細則》 的上述規定, 也不屬于原單位的職務發明創造, 申請人或設計人享有相應的權利。

對單位來講, 如果職工在離開單位 1 年后再提出其在單位期間的本職工作或者與交付的任務相關的發明創造的專利申請, 按照 《專利法實施細則》 的規定, 這樣的發明創造不屬于原單位的職務發明創造, 單位無法追溯主張相關權利。對單位來說如何避免出現這種被動局面呢? 

對此, 單位可以通過建立嚴格的管理制度, 要求承擔研發任務的人員離職前將其所有研發成果交給單位, 訂立有關合同約定即將完成的發明創造的權利歸屬, 以充分維護原單位的利益。有些涉及敏感技術或者競爭性較強技術的公司還會采取一種特殊做法, 即在其聘用的研發人員達到公司規定的退休年齡之前的一定時期內 (如兩年), 就將其調離原來的研發部門, 讓其從事 公司內的其他工作直到退休為止。

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權利要求書對于大多數人來說都比較陌生, 很多研發人員在復核專利申請文件草稿中的表述時會表示“看不懂權利要求”“和我提供的技術資料交底書不太一樣”“有的技術方案我沒做過”“別扭, 看半天才明白什么意思”。這其實是因為大家更熟悉技術語言的表述, 比如看說明書就覺得相對親切多了。而權利要求書在表述上有其專業的撰寫要求, 應使用法律語言, 所以看起來相對比較晦澀、難懂。 

權利要求書非常重要, 因為它是確定發明或者實用新型保護范圍的法律文件。我們通常說的專利侵權, 都是指侵犯了權利要求書所確定的保護范圍, 而技術方案與其他人專利說明書中的部分內容一樣并不一定就侵權, 因為它可能沒有在權利要求的保護范圍內?！秾＠ā?nbsp;第 26 條第 4 款規定, 權利要求書應當以說明書為依據, 清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍; 《專利 法》 第 59 條第 1 款規定, 發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求 的內容為準, 說明書及其附圖可以用于解釋權利要求的內容。一般情況下, 專利申請提交后說明書的內容就不會發生變化了, 但是申請人可能會在審查過程中根據審查意見對權利要求書進行修改, 所以在確定專利的保護范圍時 應以授權后公告的權利要求版本為準。 

那么, 權利要求書具體應該包含什么內容, 寫成什么形式呢? 《專利法》 第 26 條第 4 款和 《專利法實施細則》 第 19~22 條對權利要求的內容及其撰寫 作了規定, 大家可查看相關法條的具體內容。本文僅介紹部分主要內容, 幫 助大家了解其規定的主旨。首先在內容上, 權利要求書應當記載發明或者實用新型的技術特征, 技術特征可以是構成發明或者實用新型技術方案的組成 要素, 也可以是要素之間的相互關系; 在形式上一份權利要求書中應當至少 包括一項獨立權利要求, 還可以包括從屬權利要求; 在權利要求的基本類型上可以分為產品權利要求和方法權利要求。

什么是獨立權利要求, 什么是從屬權利要求呢? 獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案, 記載解決技術問題的必要技術特征。獨立權利要求記載的全部技術方案內容應該是一個區別于之前已有技術的新技術方案, 它必須能夠解決技術問題, 但不一定是最優的技術方案。所以獨立權利要求是保護范圍最大的權利要求, 對其進行限定的權利要求稱為從屬權利要求。最優的技術方案因為條件限定得更加具體, 保護范圍也就更小, 所以往往會放在從屬權利要求中。一個專利申請中可以有多個獨立權利要求, 所有從屬權利要求都要寫在對應的獨立權利要求之后。比如一個反應要在溫 度是 60℃以上時才能發生, 其中 75℃以上的產率可以達到80%以上, 而 80℃ 時產率可以達到 90%以上, 那么獨立權利要求 1 中就可以限定“其特征在于溫度高于 60℃ ”, 權利要求 2 是在權利要求 1 基礎上的從屬權利要求, 就可以 寫 “根據權利要求 1 所述的反應條件, 其特征在于溫度高于 75℃ , 產率大于 80% ”, 權利要求 3是最優條件的從屬權利要求, 就可以寫“根據權利要求 1 所述的反應條件, 其特征在于溫度為80℃ , 產率大于 90% ”。如果上述的權利要求最終獲得授權, 則其他人在其他條件相同的情況下, 采用 60℃ 以上的溫度比如 65℃來實現相同的反應就會侵權, 而不一定采用最優的80℃ 。這就是獨立權利要求在能解決技術問題的情況下限定最少的技術特征, 以謀求更 大的保護范圍, 從而有效地保護自己的利益的范例。

權利要求包括產品權利要求和方法權利要求兩個基本類型。產品權利要求指要求保護的是物(產品、 設備), 如物質、物品、材料、工具、裝置、設備等, 方法權利要求指要求保護的是活動 (方法、 用途), 如制造方法、 使用 方法、 通信方法、 處理方法以及將產品用于特定用途的方法。比如一個藥物 的結構本身就是產品權利要求, 做成產品的制劑 (膠囊、 片劑、 溶液)也是產品權利要求, 而怎么把這個藥物生產出來是方法權利要求, 用它來治高血壓也是方法權利要求。如果你制造出來一個新的化合物, 但是你還不知道它 有什么用, 不過你想保護它, 那么你可以申請保護這個化合物 ( 產品專 利) 的專利, 獲得 20 年的保護期。5 年之后, 你發現它可以治療高血壓, 那 么你可以再申請一個專利保護它治療高血壓的用途 (方法專利)。等到你的產 品專利過期之后, 大家都可以來生產這個產品, 但是如果在治療高血壓的方 法專利過期前用它來治療高血壓就是侵犯你的方法專利權。

權利要求的撰寫應該以說明書為依據且清楚、簡要。什么叫以說明書為依據呢? 權利要求的概括應當不超過說明書公開的范圍。也就是說, 可以進行上位概括, 但是本領域人員會認同你的概括是合理的, 概括范圍內的其他沒具體實施例的技術方案經推測應該也是可行的。比如說明書中寫了參數設成 60℃ 、70℃ 、80℃都是可以的, 所以該專利要求保護的是 60 ~ 80℃ 這個參數范圍, 但是你并沒有實際做參數是 75℃ 的實驗, 不過本領域的人一般也都會認為 75℃應該是可行的, 這就是以說明書為依據; 如果該專利要求保護的 是 60~90℃這個參數范圍, 可是所提供的數據最高只有 80℃ , 沒有數據證明 80~90℃這個范圍是可以的, 那就是沒有以說明書為依據, 得不到說明書的支 持。本文只是示意舉例說明邏輯, 實際案件中是否能夠得到說明書的支持要根據具體技術領域和具體案件, 具體問題具體分析。

那什么是清楚呢? 首先要保護的是產品還是方法要寫清楚, 明確權利要求類型。其次保護范圍要寫清楚, 不能使用一些含義不確定的用語, 比如“厚”“薄”“強” “弱”“高溫”“高壓”等, 這些詞語可能會因人不同而理解不同, 無法確定保護范圍。但是如果一些詞語在特定技術領域中具有公認 的確切含義, 不會出現歧義, 則可以使用, 比如放大器中的 “高頻”。 

在 《專利審查指南 2010》中對于權利要求有更詳細的法條解釋和舉例, 讀者可以根據需要查閱, 了解更多的具體要求。本文主要是想讓讀者初步了 解到底什么是權利要求、它有什么用、具體是怎樣設置的、 包含哪幾種類型 以及撰寫的原則性要求等, 揭開權利要求的神秘面紗。