目錄
一、修改替換頁(yè)的限制
二、明顯錯(cuò)誤的修正
三、技術(shù)特征來源的認(rèn)定
四、總結(jié)
在專利無效宣告程序中，專利權(quán)人有權(quán)在法律規(guī)定的修改時(shí)機(jī)，對(duì)權(quán)利要求書進(jìn)行修改。權(quán)利要求書的修改，是專利權(quán)人進(jìn)一步增強(qiáng)專利權(quán)穩(wěn)定性，避免專利權(quán)被宣告無效的重要手段。專利無效審理程序中權(quán)利要求的修改是一個(gè)看似簡(jiǎn)單，其實(shí)復(fù)雜的問題。一方面，專利無效宣告程序中權(quán)利要求書的修改有者較為嚴(yán)格的限制，專利權(quán)人可以選擇的修改方式并不多。另一方面，案情是千差萬別的，權(quán)利要求書的修改也經(jīng)常不被接受，甚至成為后續(xù)行政訴訟程序的爭(zhēng)議焦點(diǎn)。分析權(quán)利要求書修改的接受規(guī)則和尺度，對(duì)于無效宣告程序中的專利權(quán)人，具有較強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。
1、修改替換頁(yè)的限制
《專利法實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，無效宣告的請(qǐng)求人可以請(qǐng)求宣告專利權(quán)全部無效或部分無效。為了確定哪部分權(quán)利要求有效，哪部分權(quán)利要求無效，專利無效案件的審理過程中，需要在請(qǐng)求的范圍內(nèi)，逐條確定權(quán)利要求的有效性。實(shí)踐中也常見請(qǐng)求人請(qǐng)求宣告專利權(quán)全部無效，無效決定中宣告部分權(quán)利要求無效的情形。既然是按照權(quán)利要求逐條分別進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)應(yīng)某一個(gè)具體權(quán)利要求的有效性，單獨(dú)核實(shí)該權(quán)利要求的修改是否能夠被接受，似乎更加符合雙方當(dāng)事人的實(shí)體利益。
但事實(shí)上，無效程序中修改權(quán)利要求需要提交修改的替換頁(yè)，審查中通常會(huì)以整個(gè)修改文本為單位。無效宣告口頭審理中，合議組會(huì)“成套”的確定權(quán)利要求的整個(gè)修改文本是否能夠被接受。至今為止，此種審查的方式尚無具體的法律規(guī)定。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在行政訴訟案件中，曾經(jīng)主張以“《專利法實(shí)施細(xì)則》第五十二條和第六十一條第二款(2010年修訂)”作為修改依據(jù)的法律規(guī)定[1]。但是，2010年修訂的專利法實(shí)施細(xì)則第五十二條明確針對(duì)的是專利申請(qǐng)，第六十一條第二款明確針對(duì)的是專利復(fù)審。這兩個(gè)條款都是對(duì)專利授權(quán)程序的規(guī)定，并非對(duì)確權(quán)程序的明確規(guī)定，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的以上主張屬于擴(kuò)大解釋或類推解釋。
以上所述修改替換頁(yè)的限制也并不絕對(duì)適用。在某專利股份有限公司與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的行政糾紛中，某專利股份有限公司主張國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)于修改的權(quán)利要求“按套”審查缺乏法律依據(jù)，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局應(yīng)當(dāng)接受專利權(quán)人當(dāng)庭做出的刪除式修改聲明。某專利股份有限公司同時(shí)指出，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局做出的第58310、57438、53894、55419、567686號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定書都接受了專利權(quán)人關(guān)于刪除不能接受的修改后權(quán)利要求的當(dāng)庭聲明。對(duì)此，最高人民法院認(rèn)為，通過提交替換頁(yè)的“書面明確”并非明確審查基礎(chǔ)的唯一方式，基于對(duì)修改意見理解一致的“觀念明確”同樣可以及時(shí)明確審查基礎(chǔ)，有效推進(jìn)審查。如果已經(jīng)能夠形成審查基礎(chǔ)的“觀念明確”，還機(jī)械要求先交替換頁(yè)而后推進(jìn)審查，反而可能造成程序拖沓延宕;甚或僅因未提交替換頁(yè)，不予補(bǔ)交機(jī)會(huì)，即徑行視為未提出修改，更不利于對(duì)專利權(quán)人的公平合理保護(hù)。在充分論述專利權(quán)人的修改不違反法律規(guī)定和是否存在不良效果的基礎(chǔ)上，最高人民法院支持了某專利股份有限公司的決定，判決國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新做出審查決定[2]。可見，在口審中對(duì)于合議組當(dāng)庭明確不予接受的權(quán)利要求進(jìn)行刪除式修改，也是允許的。
2、???????明顯錯(cuò)誤的修正
權(quán)利要求書作為一種文本文件顯然存在發(fā)生筆誤的可能性，《專利審查指南》規(guī)定，在無效宣告程序中，專利權(quán)人可以對(duì)明顯錯(cuò)誤進(jìn)行修正。很多專利權(quán)人認(rèn)為最初的專利授權(quán)文本中存在筆誤，希望在無效程序中進(jìn)行修改，但是這種修改的接受尺度是比較高的。
在康某公司與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的行政糾紛中，康某公司主張，將權(quán)利要求中“最大CT與最大CS的絕對(duì)值之比”的上限數(shù)值從“0.2”修改為“2”。理由是，說明書中公開的數(shù)值中有“0.2”的記載，并且優(yōu)先權(quán)文件中，這個(gè)數(shù)值都是“0.2”。最高人民法院認(rèn)為，該專利說明書不同段落之間限定的上限值有所差異，例如，根據(jù)[0351]段記載可以推算出該上限值約為“0.67”;而[0360]段又明確記載最大CT與最大CS 的絕對(duì)值之比的上限值為2.在此情形下，難以認(rèn)定本專利權(quán)利要求該數(shù)值為“2”的記載存在明顯錯(cuò)誤。雖然優(yōu)先權(quán)文本在某些情形下可幫助本領(lǐng)域技術(shù)人員理解權(quán)利要求，但由于其與進(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段時(shí)提交的中文文本并非必然一致，故不宜僅依據(jù)優(yōu)先權(quán)文本的記載對(duì)中文文本的權(quán)利要求作唯一解釋。據(jù)此，最高人民法院駁回了康某公司的訴訟請(qǐng)求[3]。從以上說明書和優(yōu)先權(quán)文件公開的數(shù)值看，確實(shí)存在筆誤的可能性，尤其是存在說明書部分內(nèi)容直接拷貝權(quán)利要求書，兩處都存在筆誤的可能性。但是，由于說明書中還有其他記載與專利權(quán)人的主張矛盾，是否屬于筆誤也確實(shí)存疑。
在菲某公司與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的行政糾紛中，菲某公司認(rèn)為在無效程序中提交的權(quán)利要求修改應(yīng)當(dāng)被接受，該修改文本將質(zhì)量與表面積之比的主體由“氣溶膠形成劑”修改為“均質(zhì)煙草材料束”，并主張?jiān)撔薷臑槊黠@錯(cuò)誤的修改。菲某公司給出了，修改前的權(quán)利要求1中出現(xiàn)的用語“質(zhì)量與表面積之比”在說明書及附圖中有明確定義，是專門針對(duì)均質(zhì)煙草材料束的定義，應(yīng)該按照說明書及附圖中的定義來界定等理由。最高人民法院認(rèn)為，說明書記載的針對(duì)均質(zhì)煙草材料束的質(zhì)量與表面積之比的技術(shù)內(nèi)容，并不能當(dāng)然認(rèn)為權(quán)利要求1與之不同的限定即為明顯錯(cuò)誤。如果接受修改，增加了未包含在授權(quán)權(quán)利要求書中的技術(shù)特征，可能導(dǎo)致專利權(quán)保護(hù)范圍的擴(kuò)大。質(zhì)量與表面積之比同樣可以用來限定氣溶膠形成劑，并非沒有作其他解釋或者修改的可能。據(jù)此，最高人民法院駁回了菲某公司的訴訟請(qǐng)求[4]。
以上案例可見，對(duì)于明顯錯(cuò)誤的修改，無論是無效宣告案件審理程序中，還是行政訴訟程序中，都非常的謹(jǐn)慎。即使說明書中已經(jīng)記載了修改的依據(jù)，如果可能存疑，仍然存在修改不被接受的可能性。從另一方面來說，這也要求專利權(quán)人和專利代理機(jī)構(gòu)在專利授權(quán)過程中提高工作質(zhì)量，在專利申請(qǐng)階段避免筆誤的產(chǎn)生。
3、???????技術(shù)特征來源的認(rèn)定
2017年修改的《專利審查指南》放寬了權(quán)利要求進(jìn)一步限定的標(biāo)準(zhǔn)，在權(quán)利要求中可以補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍，這種修改方式也成為了實(shí)踐中最常見的修改方式。在這種修改方式中，在不修改表述方式和邏輯結(jié)構(gòu)的情況下，直接將其他權(quán)利要求中的技術(shù)特征直接并入要修改的權(quán)利要求，通常能夠被接受。但是，如果修改了表述方式，是否能夠被接受就存在爭(zhēng)議。
某有限公司與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的行政糾紛中，涉案專利的原權(quán)利要求3從屬于權(quán)利要求1.其附加技術(shù)特征為“根據(jù)前述權(quán)利要求的任一項(xiàng)的方法，其中步驟(a1)包括用信號(hào)發(fā)送所述第一向量和第二向量之間的相位關(guān)系”。專利權(quán)人在獨(dú)立權(quán)利要求12中加入的技術(shù)特征為“其中從所述第一次站接收至少一個(gè)信道矩陣的信令包括接受所述第一向量和第二向量之間的相位關(guān)系”。在獨(dú)立權(quán)利要求13 中加入的技術(shù)特征為“其中將至少一個(gè)信道矩陣用信號(hào)發(fā)送到第一主站和第二主站中的至少一個(gè)包括用信號(hào)發(fā)送所述第一向量和第二向量之間的相位關(guān)系”。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和一審法院均認(rèn)為，權(quán)利要求12、權(quán)利要求13中的加入的特征并非來源于權(quán)利要求3.因此認(rèn)為修改不應(yīng)當(dāng)被接受。最高人民法院認(rèn)為，權(quán)利要求12和13的修改方式是在權(quán)利要求中增加相關(guān)內(nèi)容，顯然并未擴(kuò)大原專利權(quán)利要求限定的最大保護(hù)范圍。涉案專利原權(quán)利要求書中雖沒有一字不差地原文記載專利權(quán)人加入權(quán)利要求12、13的技術(shù)特征，但是新加入的內(nèi)容均與原權(quán)利要求3記載的“其中步驟(a1)包括用信號(hào)發(fā)送所述第一向量和第二向量之間的相位關(guān)系”實(shí)質(zhì)相同。最高人民法院判決撤銷了無效決定和一審判決[5]。
可見，對(duì)于技術(shù)特征的來源，并不需要一字不差地原文引用其他權(quán)利要求，達(dá)到“實(shí)質(zhì)相同”的程度同樣可以被接受。值得注意的是，該案中權(quán)利要求12是和權(quán)利要求13是產(chǎn)品權(quán)利要求，其引用的權(quán)利要求3是方法權(quán)利要求，也就是說在產(chǎn)品權(quán)利要求中補(bǔ)入方法權(quán)利要求的技術(shù)特征也是可以允許的。
4、???????總結(jié)
專利無效宣告程序中，雙方當(dāng)事人對(duì)抗性很強(qiáng)。請(qǐng)求人處于進(jìn)攻地位，可以充分選擇有利于自己的主張和證據(jù)，比較靈活的發(fā)起進(jìn)攻。而專利權(quán)人處于被動(dòng)防御的地位，權(quán)利要求的修改是增加專利穩(wěn)定性的非常重要的手段。如果修改后的權(quán)利要求在案件審理中沒有被接受，顯然對(duì)于專利權(quán)人維持專利有效是非常不利的。本文分析了專利無效宣告案件中權(quán)利要求修改不被接受的幾種典型情況，希望能幫助專利權(quán)人在合理的權(quán)利要求范圍內(nèi)，捍衛(wèi)自己的專利權(quán)，免于承擔(dān)專利權(quán)被宣告無效的不利后果。
參考文獻(xiàn)：
[1]最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭，裁判要旨《專利無效審查口頭審理程序中權(quán)利要求刪除式修改的接受》。
[2]最高人民法院，(2022)最高法知行終870號(hào)民事判決書。
[3]最高人民法院，(2023)最高法知民終607號(hào)民事判決書。
[4]最高人民法院，(2023)最高法知民終1288號(hào)民事判決書。
[5]最高人民法院，(2023)最高法知民終1059號(hào)民事判決書。
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