近期，Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Ericsson AB、Ericsson, Inc.訴Lenovo(United States)Inc.等案中，美國聯邦巡回上訴法院(CAFC)審理了聯想對美國北卡羅來納東區地方法院的裁決提出的上訴。該地方法院曾駁回聯想提出的反訴禁令請求，該禁令旨在阻止愛立信在哥倫比亞和巴西申請禁令。盡管CAFC的裁決最終以三要素測試的首要要求為依據(即國內訴訟需對外國訴訟具有決定性作用)撤銷并發回重審，該法院仍對歐洲電信標準協會(ETSI)許可聲明的范圍和履行問題作出了一些重要裁定。已有多篇文章(包括IPWatchdog的一篇報道[1])探討了該判決涉及的反訴禁令問題。因此，本文將重點分析其涉及的合同解釋問題。
CAFC對ETSI IPR許可聲明義務的解釋
根據該判決，聯想認為：“……愛立信的FRAND承諾禁止其在未履行誠信談判義務以達成這些SEP許可的情況下，依據SEP尋求禁令救濟。”(原文強調)盡管CAFC承認“地方法院并未就該合同解釋問題作出裁決”，但它主動介入并裁定如下(原文強調)：
“在此問題上，我們認為，作出ETSI FRAND承諾的一方，在依據其SEP尋求禁令救濟之前，必須已履行其依據該承諾進行誠信談判的義務。考慮到FRAND承諾所涉及的SEP相關問題，如果FRAND承諾確實具有實質性意義，那么至少意味著作出此類承諾的SEP持有人，不能在未遵循一定行為標準的情況下，直接對標準實施者提起禁令訴訟。我們認為，該行為標準至少應當是FRAND承諾所施加的誠信談判義務。”
為支持這一結論，該判決援引了美國第九巡回上訴法院在Microsoft v. Motorola[2]一案中的裁定，CAFC指出，該案涉及“類似的事實和問題——即SEP、類似于FRAND承諾的承諾，以及外國基于SEP的禁令。”(原文強調)在該案中，第九巡回上訴法院認為：“如此廣泛的承諾至少隱含地意味著，專利權人不會采取措施阻止潛在使用者使用其專利技術，例如尋求禁令，而是會提供符合該承諾的許可。”此外，CAFC還引用了Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp.[3](946 F. Supp. 2d 998. 1008 (N.D. Cal. 2013))和Medtronic, Inc. v. Catalyst Rsch. Corp.[4](518 F. Supp. 946. 947–48. 953–55 (D. Minn. 1981))的判決。然而，這些案件均未涉及ETSI IPR許可聲明，也未對其適當的解釋進行考量。Microsoft v. Motorola案涉及ITU(關于H.264視頻編碼標準)和IEEE(關于802.11無線局域網標準)的合同，Realtek v. LSI也涉及IEEE標準。Medtronic一案則完全未涉及標準組織承諾，而是關于雙方直接協議，限制對Medtronic電池生產的干涉。盡管CAFC進一步援引了華為訴三星(Huawei Techs. Co. v. Samsung Elecs. Co.，No. 3:16-cv-2787. 2018 WL 1784065. at *8 (N.D. Cal. Apr. 13. 2018))，該案確實涉及對ETSI作出的許可相關承諾，但其判決依賴于Microsoft v. Motorola和Medtronic v. Catalyst的裁定，而未考慮ETSI IPR許可聲明的具體措辭及適用于該聲明的法國法律。值得注意的是，ETSI IPR許可聲明及更廣泛的ETSI IPR政策[5]均未提及禁令救濟。關于法國法律，CAFC僅在腳注中簡要說明：
“盡管FRAND承諾受法國法律管轄，但雙方均未指出法國法律的任何具體方面會迫使我們作出不同的解釋。”
令人好奇的是，CAFC并未提及，在其作出裁決之前，對基于ETSI IPR許可聲明的專利尋求禁令救濟的限制并非源自該聲明本身的措辭，而是起源于反壟斷/競爭法。例如，歐洲法院在Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH[6]案件中的判決，以及歐洲委員會向歐洲議會、理事會和歐洲經濟與社會委員會提交的《歐盟對標準必要專利的處理方式》(Setting out the EU approach to Standard Essential Patents)[7]均明確體現了這一點。此外，美國政府機構在標準相關專利以及知識產權與反壟斷法交叉領域所發布的各種政策聲明和利益聲明(我們此前在相關文章中有所討論，詳見此處、此處和此處撰文討論)。值得注意的是，為了支持其解釋，CAFC還引用了英國最高法院在Unwired Planet Int’l Ltd. v. Huawei Techs. Co. [8][2020] UKSC 37. [72]案件中的裁決，其中指出：“ETSI機制的運作要求SEP持有者提供FRAND許可……作為授予禁令的先決條件。”然而，進一步審查可以發現，該案所涉及的違規行為實際上是違反了《歐洲聯盟運行條約》(TFEU)第102條，該條款旨在規范濫用市場支配地位的行為(即競爭法)，并且該裁決受到CJEU 在 Huawei v. ZTE案件中的判決指導。例如，英國最高法院裁決書的開篇段落就指出：
“第四點……存在一個問題，即法院是否應當以SEP持有者違反歐盟競爭法為由，拒絕授予其禁令，原因是其未遵守歐洲法院在Huawei v. ZTE(案號 C-170/13.EU:C:2015:477.[2015] 5 CMLR 14.[2016] RPC 4)裁決中提供的指導。”
”
我們承認，鑒于針對標準相關專利尋求禁令救濟可能違反反壟斷/競爭法，這并不意味著合同本身不能同時禁止此類行為。然而，自ETSI當前的IPR許可聲明出臺至今的約30年間，沒有任何法院或政府機構認定該聲明構成此類合同義務，這使得CAFC的裁決頗為出人意料。同樣令人驚訝的是，CAFC在未經爭議方提出的情況下主動審理此問題(sua sponte)，且未提及任何先前涉及類似問題的案件(其中兩起將在下文討論)。
CAFC對ETSI IPR許可聲明履行義務的觀點
關于ETSI IPR許可聲明義務的履行，CAFC的裁決作出了以下論述(原文強調)：
“至少有一種方式可供SEP持有者滿足誠信談判義務，即提供一個實際符合FRAND標準的報價。換句話說，如果SEP持有者已經提出了這樣的報價，則該“談判”義務對SEP持有者不再提出額外要求。”
盡管CAFC并未直接引用，但這一結論似乎與美國得克薩斯州東區地方法院法官Rodney Gilstrap在HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc[9](案件號：6:18-CV-00243-JRG，2019年)中的裁決一致。該案件的備忘錄意見和最終判決中指出：
“法院最終認定，根據法國法律，已經根據ETSI知識產權(IPR)政策第 6.1 條提交許可聲明的ETSI成員可以通過以下兩種方式履行其FRAND義務：(1)提供符合FRAND標準的許可條款，或(2)以誠信方式談判以達成FRAND許可。”
然而，正如我們在此處[10](以及更詳細的分析在此處[11])所討論的，CAFC(以及 Gilstrap 法官)關于義務履行的立場存在幾個問題。首先，如果 SEP 持有者要通過提供FRAND條款的報價來滿足其義務，那么其是否已履行該義務的判斷需要由法院審查后才能確定。這意味著專利持有人在法律裁決作出之前，無法確知自己的行為是否已滿足要求。其次，該方法引發了一個重要問題：是否需要先行審查專利相關的基礎問題(例如侵權、有效性等)?如果需要，這可能會導致重大延遲，并且將專利風險過度轉移給專利持有人，這與ETSI IPR政策[12]第3條所設定的政策目標相悖。那么，外國專利又該如何處理?因為，對這些專利的評估要求似乎會引發司法管轄權問題(詳見此處[13]：Apple提出的關于駁回第VIII項訴求的動議，理由是缺乏案件標的管轄權)。
公平而言，CAFC并未明確表示“以實際符合FRAND(公平、合理、無歧視)原則的費率提出報價”是專利權人履行其義務的唯一方式，但法院也未提出其他可能的方式。關于專利權人普遍存在的善意談判義務，主要問題在于如何準確界定其具體要求。例如，善意談判是否需要潛在被許可方的配合(這一點并無保證)，或者該義務能否單方面滿足?此外，專利權人在無果的談判中應持續多久，以至于停止談判不被視為缺乏善意?【附注：CAFC 也未提及Gilstrap法官近期在G+ Communications, LLC訴Samsung Electronics Co., Samsung Electronics America, Inc.案(案號：2:22-CV-00078-JRG，位于德克薩斯東區法院)中的裁決。該裁決認定，根據法國法律，善意談判的義務可以被暫時中止(關于該裁決的進一步分析，見此[14])。該裁決如何與CAFC的判決相契合仍不清楚。】
正如我們此前所述，從不受非合作性被許可方牽制、確保義務的確定性以及避免為評估履行情況而陷入曠日持久的訴訟等角度來看，允許專利權人通過通知并提出在合理條款和條件下進行仲裁的方式單方面滿足該義務，是更為可取的方案。值得注意的是，美國聯邦貿易委員會(FTC)在Motorola Mobility LLC和Google Inc.案的《決定與命令》[15]中也采取了這一方法，盡管其目的在于確保符合反壟斷法的要求。有趣的是，盡管該案件源于前述的 Microsoft訴Motorola糾紛，CAFC卻未提及該項同意令。
必要性條件發生了什么變化？
除了未解釋其解釋的依據，也未提出評估履行情況的可行方法外，CAFC還忽視了ETSI IPR許可聲明中關于專利權人須準備授予不可撤銷許可的義務是有條件的，即僅適用于“在IPR(知識產權)... 是或成為并保持 必要(ESSENTIAL)”的情況下。例如，CAFC判決背景部分對該義務的描述，并未提及必要性(強調如下)：
為了解決與標準必要專利(SEP)相關的問題，ETSI設立了知識產權(IPR)政策，規定SEP持有人聲明其“愿意根據‘公平、合理且無歧視’(FRAND)的條款和條件授予不可撤銷的許可。” J.A. 2137–38(引用ETSI IPR政策第6.1條);J.A. 1009–10(同上)。雙方將這一聲明稱為“FRAND承諾”，我們也沿用這一稱謂。
”
隨后，判決又提及愛立信(Ericsson)的“FRAND承諾”是潛在反訴禁令(antisuit injunction)的依據，似乎暗示必要性已被確立。然而，令人困惑的是，CAFC在腳注中補充如下內容(強調如下)：
在提及一方的標準必要專利(SEPs)時，我們假設它們受FRAND承諾約束，但對它們是否實際上是標準必要專利不發表意見。
”
但如果CAFC對必要性沒有意見，那么它又如何得出結論，認為一個以必要性為前提的義務可以作為反訴禁令的理由呢?
更令人擔憂的是判決背景部分的開篇陳述，其中提及受ETSI IPR聲明約束的專利被“聲明為必要的”(強調如下)：
本案涉及歐洲電信標準協會(ETSI)制定的5G無線通信標準，特別是被聲明為符合該標準所必需的專利(標準必要專利，或“SEPs”)。
”
然而，正如我們此前所解釋[16]的，向ETSI提交IPR聲明并不意味著專利權人已聲明其專利的必要性。相反，ETSI IPR聲明的措辭是：“……聲明人及/或其關聯公司當前相信附在 IPR 信息聲明附件中的IPR可能是或可能成為必要的……”(強調如下)。
除了CAFC對ETSI IPR許可聲明所隱含的合同義務進行推導外，法院還指出，其結論與一般衡平法原則一致(見腳注15.強調如下)：
我們的結論——即在基于SEPs申請禁令救濟之前，受ETSI FRAND承諾約束的一方必須履行其善意談判許可的義務——基于我們對FRAND承諾的解釋。此外，我們還注意到，這一結論也與至少在美國承認的一般普通法原則相符，即“尋求衡平法救濟(如禁令)的一方必須遵守衡平法，并以清白之手進入法院。” 參見Primerica Life Ins. Co. v. Woodall，975 F.3d 697. 699 (8th Cir. 2020);另見11A Wright & Miller § 2946. p. 106(“與清白之手原則密切相關的原則是，在原告獲準尋求衡平法院救濟之前，原告必須遵守衡平法。”)。
”
然而，這一替代立場同樣似乎建立在一個假設之上，即相關專利確實受到FRAND許可義務的約束(即這些專利是標準必要的)。否則，愛立信為何會被視為“手不清白”呢?
正如我們此前在相關文章中所分析的([17][18])，CAFC對義務存在性的假設，可能源于專利權人自身對其專利的必要性描述，和/或源于雙方在訴訟中提出的聲明要求ETSI義務的主張及反主張。但從判決本身來看，這一點并不清晰。
形勢更加混亂
關于首次在上訴階段審理合同解釋問題，CAFC指出其在行使自由裁量權時考慮了多個因素。其中之一是“正確的裁決結果是否毫無疑問，從而使發回重審毫無意義”。然而，基于上述至少幾個理由，我們對CAFC認為ETSI IPR許可聲明的正確解釋“毫無疑問”的結論表示不同意見，尤其是在CAFC采用了新穎的解釋方法的情況下。盡管CAFC很可能是出于澄清該領域法律問題的良好意圖，但其裁決反而讓形勢更加混亂。
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