《專利審查指南》對發明和實用新型的創造性的審查規定在第二部分《實質審查》的第四章創造性。第二部分《實質審查》是在專利授權階段，規定審查員怎么對專利的申請人遞交的專利文件，結合其所檢索的對比文件，對專利的創造性方面進行審查。
《專利審查指南》對確權階段，即無效宣告程序中發明和實用新型的創造性的審查規定，在第四部分《復審與無效請求的審查》的第六章無效宣告中實用新型專利審查的若干規定中這樣規定：“實用新型專利創造性審查的有關內容，包括創造性的概念、創造性的審查原則、審查基準以及不同類型發明的創造性判斷等內容，參照本指南第二部分第四章的規定。”
也即是，《專利審查指南》在授權和確權這兩個不同程序中，對發明和實用新型的創造性審查用的是同樣的規則。這就導致問題主要集中在發明創造是否具有(突出的)實質性特點的判斷上。
以發明專利為例，發明的創造性，是指與現有技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步。
發明有顯著的進步，是指發明與現有技術相比能夠產生有益的技術效果。例如，發明克服了現有技術中存在的缺點和不足，或者為解決某一技術問題提供了一種不同構思的技術方案，或者代表某種新的技術發展趨勢。在實踐中，在授權和確權的過程中，相對很少用顯著的進步來評價發明的創造性，因為其要求相對低，只要和現有技術相比能夠產生有益的技術效果即可，并沒有要求這一個或多個有益的技術效果到底要達到多大的效果。而且，在使用的是不同的技術手段的情況下，并不要求其技術效果要達到使用現有的技術手段所產生的技術效果，就是說，當技術手段不一樣的情況下，發明所達到的技術效果比現有技術低點都沒有關系。所以，實踐中相對很少以發明專利是否具有顯著的進步去評價發明的創造性。
本文主要談在《專利審查指南》中，用(突出的)實質性特點來評價發明和實用新型專利的審查規則的缺陷。
首先先了解下《專利審查指南》中突出的實質性特點的審判標準：
發明有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明相對于現有技術是非顯而易見的。如果發明是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發明是顯而易見的，也就不具備突出的實質性特點。
突出的實質性特點的判斷：判斷發明是否具有突出的實質性特點，就是要判斷對本領域的技術人員來說，要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見。如果要求保護的發明相對于現有技術是顯而易見的，則不具有突出的實質性特點;反之，如果對比的結果表明要求保護的發明相對于現有技術是非顯而易見的，則具有突出的實質性特點。
判斷方法：判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見，通?？砂凑找韵氯齻€步驟進行。即實踐中經常被使用的三步法：
(1)確定最接近的現有技術
最接近的現有技術，是指現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案，它是判斷發明是否具有突出的實質性特點的基礎。最接近的現有技術，例如可以是，與要求保護的發明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和/或公開了發明的技術特征最多的現有技術，或者， 雖然與要求保護的發明技術領域不同，但能夠實現發明的功能，并且公開發明的技術特征最多的現有技術。應當注意的是，在確定最接近的現有技術時，應首先考慮技術領域相同或者相近的現有技術，其中，要優先考慮與發明要解決的技術問題相關聯的現有技術。
(2)確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題
在審查中應當客觀分析并確定發明實際解決的技術問題。為此，首先應當分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特征，然后根據該區別特征在要求保護的發明中所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。從這個意義上說，發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。審查過程中，由于審查員所認定的最接近的現有技術可能不同于申請人在說明書中所描述的現有技術，因此，基于最接近的現有技術重新確定的該發明實際解決的技術問題，可能不同于說明書中所描述的技術問題;在這種情況下，應當根據審查員所認定的最接近的現有技術重新確定發明實際解決的技術問題。重新確定的技術問題可能要依據每項發明的具體情況而定。作為一個原則，發明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎，只要本領域的技術人員從該申請說明書中所記載的內容能夠得知該技術效果即可。對于功能上彼此相互支持、存在相互作用關系的技術特征，應整體上考慮所述技術特征和它們之間的關系在要求保護的發明中所達到的技術效果。特殊情況下，當發明的所有技術效果與最接近的現有技術均相當時，重新確定的技術問題是提供一種不同于最接近的現有技術的可供選擇的技術方案。重新確定的技術問題應當與區別特征在發明中所能達到 的技術效果相匹配，不應當被確定為區別特征本身，也不應當包含對區別特征的指引或者暗示?！纠纭恳蟊Ｗo的發明是一種消費電子設備，包括對用戶進行賬戶授權的生物認證單元，該認證單元基于指紋和選自掌紋、虹膜、眼底、面部特征中的至少一種認證方式的組合。說明書記載，通過至少兩種認證可以使用戶賬戶更加安全。最接近的現有技術公開了一種消費電子設備，僅基于指紋信息進行身份認證。兩者的區別在于發明通過至少兩種生物特征進行身份認證，根據該區別特征在要求保護的發明中所能達到的技術效果，可以確定發明實際解決的技術問題是如何提高消費電子設備的用戶賬戶安全性。不能將發明實際解決的技術問題確定為 “如何增加掌紋等至少一種生物認證方式”或者“如何通過增加認證方式實現消費電子設備的安全性”。
(3)判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見
在該步驟中，要從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出發，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題(即發明實際解決的技術問題)的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。如果現有技術存在這種技術啟示，則發明是顯而易見的不具有突出的實質性特點。
下述情況，通常認為現有技術中存在上述技術啟示：
(i)所述區別特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者技術詞典、技術手冊等工具書中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段?！纠纭恳蟊Ｗo的發明是一種用鋁制造的建筑構件，其要解決的技術問題是減輕建筑構件的重量。一份對比文件公開了相同的建筑構件，同時說明建筑構件是輕質材料，但未提及使用鋁材。而在建筑標準中，已明確指出鋁作為一種輕質材料，可作為建筑構件。該要求保護的發明明顯應用了鋁材輕質的公知性質。因此可認為現有技術中存在上述技術啟示。
(ii)所述區別特征為與最接近的現有技術相關的技術手段，例如，同一份對比文件其他部分披露的技術手段，該技術手段在該其他部分所起的作用與該區別特征在要求保護的發明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同?！纠纭恳蟊Ｗo的發明是一種氦氣檢漏裝置，其包括：檢測真空箱是否有整體泄漏的整體泄漏檢測裝置;對泄漏氦氣進行回收的回收裝置;和用于檢測具體漏點的氦質譜檢漏儀，所述氦質譜檢漏儀包括有一個真空吸槍。對比文件1的某一部分公開了一種全自動氦氣檢漏系統，該系統包括：檢測真空箱是否有整體泄漏的整體泄漏檢測裝置和對泄漏的氦氣進行回收的回收裝置。該對比文件1的另一部分公開了一種具有真空吸槍的氦氣漏點檢測裝置，其中指明該漏點檢測裝置可以是檢測具體漏點的氦質譜檢漏儀，此處記載的氦質譜檢漏儀與要求保護的發明中的氦質譜檢漏儀的作用相同。根據對比文件1中另一部分的教導，本領域的技術人員能容易地將對比文件1中的兩種技術方案結合成發明的技術方案。因此可認為現有技術中存在上述技術啟示。
(iii)所述區別特征為另一份對比文件中披露的相關技術手段，該技術手段在該對比文件中所起的作用與該區別特征在要求保護的發明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同?！纠纭恳蟊Ｗo的發明是設置有排水凹槽的石墨盤式制動器，所述凹槽用以排除為清洗制動器表面而使用的水。發明要解決的技術問題是如何清除制動器表面上因摩擦產生的妨礙制動的石墨屑。對比文件1記載了一種石墨盤式制動器。對比文件2 公開了在金屬盤式制動器上設有用于沖洗其表面上附著的灰塵而使用的排水凹槽。要求保護的發明與對比文件1的區別在于發明在石墨盤式制動器表面上設置了凹槽，而該區別特征已被對比文件2所披露。由于對比文件1所述的石墨盤式制動器會因為摩擦而在制動器表面產生磨屑，從而妨礙制動。對比文件2所述的金屬盤式制動器會因表面上附著灰塵而妨礙制動，為了解決妨礙制動的技術問題，前者必須清除磨屑，后者必須清除灰塵，這是性質相同的技術問題。為了解決石墨盤式制動器的制動問題，本領域的技術人員按照對比文件2的啟示，容易想到用水沖洗，從而在石墨盤式制動器上設置凹槽，把沖洗磨屑的水從凹槽中排出。由于對比文件2中凹槽的作用與發明要求保護的技術方案中凹槽的作用相同，因此本領域的技術人員有動機將對比文件1和對比文件2相結合，從而得到發明所述的技術方案。因此可認為現有技術中存在上述技術啟示。
眾所周知，《專利審查指南》是國家知識產權局制定的屬于部門規章，是專利審查的具體操作規范。以上段落對創造性的突出的實質性特點方面用三步法作為審查規則，是發明專利申請時的實質審查階段對國家知識產權局內部的審查員的審查行為的具體操作規范。也就是說，突出的實質性特點判斷所用的三步法審查規則，主要是用于要求審查員在審查專利過程中怎么判斷專利是否具有創造性。
三步法的第一步常見問題及對策
01
三步法的第一步就要求專利申請的審查員，確定最接近的現有技術。要求審查員在檢索對比文件過程中，找出的對比文件可以是與要求保護的發明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近的;或者，雖然與要求保護的發明技術領域不同，但能夠實現發明的功能的。按照以上的要求檢索出多個接近的對比文件，然后，看哪一個對比文件公開發明的技術特征最多的現有技術，將這些文件中公開發明的技術特征最多的現有技術確定為最接近的現有技術。
第一，在發明專利實質審查階段，審查員經常沒有將公開發明的技術特征最多的現有技術確定為最接近的現有技術。
在專利的授權階段，國家知識產權局的審查員或復審合議組相當于是和專利申請人同臺競技的選手，《專利審查指南》這個部門規章則是游戲規則兼裁判。
當申請人收到審查員的第一次審查意見通知書/第二次審查意見通知書/駁回決定或復審決定書之后，要認真檢查審查員或復審合議組是否有按三步法的第一步，以公開發明的技術特征最多的現有技術作為最接近的現有技術;如果沒有，申請人要向審查員或復審合議組提出其錯誤之處在于沒有按《專利審查指南》這樣的部門規章來作出行政行為，要求其將公開發明的技術特征最多的現有技術確定為最接近的現有技術，要求審查員或復審合議組更正其行政行為。在這種情況下，如果審查員或復審合議組仍然不把公開發明的技術特征最多的現有技術確定為最接近的現有技術的話，其行政行為本身就是違反《專利審查指南》的。一般在授權階段，在申請人提出其行政行為不符合三步法第一步之后，審查員或復審合議組是有義務做出更正的。
第二，在專利確權階段，專利無效宣告請求人經常沒有將公開發明的技術特征最多的現有技術確定為最接近的現有技術。
在專利已經授權之后，當專利無效宣告請求人向國家知識產權局提出無效申請時，同臺競技的選手就變成專利權人和專利無效宣告申請人雙方，國家知識產權局無效審理部合議組(以上簡稱國知局合議組)成為裁判，《專利審查指南》是游戲規則。
這時，如果無效宣告請求人并不是以公開發明的技術特征最多的現有技術作為最接近的現有技術，而是以公開技術特征少的現有技術作為最接近的現有技術時，國知局合議組作為裁判，作為理應是消極中立的一方，也不宜強制地要求無效宣告請求人改變其認定的最接近的現有技術?！秾＠麑彶橹改稀返膯栴}和缺失在于并沒有規定當無效請求人不按三步法所規定的第一步來評價專利的創造性時，專利權人和國知局的合議組應當要怎么應對，而這樣的情況在實踐中是相當普遍的，導致了大部分專利代理師面對這樣的情況無所適從，而很大一部分審查員可能也感到困惑。當然，也不乏有國知局的合議組利用《專利審查指南》沒有明確規定，而成為裝睡的人，做出與事實不符的無效決定書。
那么，專利權人在面對這個問題要怎么應對?當我們遇到問題，在《專利法》、《專利法實施細則》和《專利審查指南》找不到明確的答案時，請上中國裁判文書網檢索司法機關的判例，特別是最高人民法院的判例。
對此，北京知識產權法院的《專利授權確權審判案析(2014-2024)》的案析十六“整體技術構思與創造性判斷：如果涉案專利與最接近的現有技術具有不同的整體技術構思，且該整體技術構思的獲得非顯而易見的，則通?？烧J定涉案專利具備創造性。 ”
顯而易見的，還是按照三步法的第三步的三個點去看是否是用同樣的技術手段，是否達到一樣的技術效果和是否解決一樣的技術問題。
另外，《中華人民共和國最高人民法院行政判決書(2022)最高法知行終316號》中明確：“發明構思是指在發明創造的完成過程中，發明人為了解決所面臨的技術問題在謀求解決方案的過程中所提出的技術改進思路，決定了發明進行技術改進的途徑和最終形成的技術方案的構成。采用“三步法”判斷發明是否具有創造性過程中，在判斷本領域技術人員是否會對最接近的現有技術產生改進動機以及是否有將作為現有技術的對比文件進行結合的技術啟示時，如果發明與最接近的現有技術之間在發明構思上存在較大差異，則本領域技術人員通常不會有改進最接近的現有技術以得到本發明的動機;如果作為現有技術的對比文件之間在發明構思上存在較大差異，則本領域技術人員通常也難以產生將兩個發明構思不同的對比文件進行結合以得到本發明的技術啟示。”
以上兩個判例表示，當無效請求人提出的最接近的現有技術的整體構思和本專利的整體構思不一樣時，那這個“最接近的現有技術”就不會給出技術啟示，因此，這個“最接近的現有技術”就沒有了和其它現有技術和公知常識結合的基礎。也就是，我們可以把這個現有技術排除掉了。
更直接地說，當無效宣告請求人檢索不出能無效某專利的對比文件時，無效宣告請求人經常會按以下三步(我們可以把它稱做偽三步法)來評價專利的創造性：
偽第一步，找出和發明點長得像的產品，最好是一模一樣，然后，不管這個長得像的產品技術特征的整體技術方案，也不管該技術特征的技術效果和解決的技術問題，也就不管這個長得像的產品用在哪里，和其它的什么配件配合，不管這個長得像的產品的各個部位的用途和技術效果，直接講該技術特征公開了專利的發明點，說哪個部位“相當于”專利哪個部位，哪個部件“相當于”專利的哪個部件………，因此專利的發明點就全部被公開掉了。
偽第二步，當專利權人提出異議，說這些部位或部件的作用和技術效果并不一樣，解決的技術問題也不一樣時，無效請求人通通說這些異議是“我們認為”“本領域技術人員容易想到的”，或者是在沒有證據的情況下說是公知常識;或者是提供了公知常識的證據，但公知常識(對比文件)和本專利也只是長得像，公知常識和本專利所謂的“相當于”的技術特征的作用不同/技術效果不同或解決的技術問題是不同的。
偽第三步，找個跟此專利相關的現有技術或公知常識，說發明點以外的所有技術特征都被公開掉了。
有時候，當專利權人或初入行的專利代理師對專利的法律法規沒有吃透的情況下，初一看，還覺得好像說得有道理，好像是這回事。其實，這種偽三步法的思路顯然是沒有以法律法規規章為依據的，甚至是嚴重違反法律法規規章的。這種思路和邏輯如果成立的話，那這個世界上任何專利都可以被無效掉，那么，《專利法》和專利的存在就不再有基礎和必要了。
以上的偽三步法，也經常被國家知識產權局合議組的《無效宣告請求決定書》所使用，當然，到了行政訴訟階段，當專利的無效決定被法院撤銷之后，國知局的合議組可以以《專利審查指南》沒有明確規定其如何做出專利的無效決定這一行政行為理由，國知局的合議組也可以以對案子的事實和法律依據認識不深作為理由，但是，筆者認為，如果《無效宣告請求決定書》所使用就是以上偽三步法的思路和邏輯來決定專利無效，則大概率合議組對該案是裝睡的裁判，至少是不合格的裁判，德不配位的裁判。其并沒有做到消極中立，至少在結果上是偏袒于其中一方的。
所以，無論是在專利申請的授權階段還是在專利無效的確權階段，如果我們發現審查員或無效宣告請求人提供的幾個對比文件中，并沒有將公開發明技術特征最多的現有技術作為最接近的現有技術來評價發明的創造性時，我們就要警惕，我們就要想對方應該是要使用偽三步法了。而對付偽三步法的法律依據，就是上面北京知識產權法院指導判例和最高人民法院的相關判例，要求作為當不符合三步法的第一步時的創造性審查規則。
在此，筆者也呼吁，下一次修訂《專利審查指南》，將以上判例所確定的審查規則增加到無效審查的部分，以使國家知識產權局的審查員能夠有法可依。
第三，在授權或確權階段，國家知識產權局的審查員和無效宣告請求人經常用 “相當于”來評價技術特征的相同或等同。
專利的技術特征具體是怎么被對比文件公開的?無論是在授權階段還是無效確權階段，國家知識產權局的審查員和無效宣告請求人針對發明的技術特征最常用的詞就是“相當于”，經常說對比文件的某個技術特征相當于被無效專利的某個技術特征，因此，被無效專利的技術特征被公開，該專利因技術特征被公開而沒有創造性。然而“相當于”這個詞在《專利審查指南》的專利創造性審查中并沒有出現，于是當專利權人或專利代理師對于對方提出的“相當于”時，往往缺少可以直接地指出對方錯誤的法律依據。
《專利審查指南》關于技術特征是否相同或等同的規定在第二部分第三章新穎性的3.2審查基準，其最后一段規定：“上述第3.2.1至3.2.5節中的基準同樣適用于創造性判斷中對該類技術特征是否相同的對比判斷。” 其中，3.2.2 具體(下位)概念與一般(上位)概念/3.2.3 慣用手段的直接置換/3.2.4 數值和數值范圍 /3.2.5 包含性能、參數、用途或者制備方法等特征的產品權利要求，這些都是相對具體和適合技術特征的創造性判斷的。
然而，第3.2.1 : 相同內容的發明或者實用新型, 是這樣規定的：“如果要求保護的發明或者實用新型與對比文件所公開的技術內容完全相同，或者僅僅是簡單的文字變換，則該發明或者實用新型不具備新穎性。另外，上述相同的內容應該理解為包括可以從對比文件中直接地、毫無疑義地確定的技術內容。” 這樣的審查規則對于審查發明和實用新型的新穎性是沒有問題，因為新穎性是對發明或實用新型的各項權利要求限定的技術方案和對比文件的技術方案進行比較，其比較的是技術方案，而不是只拿技術方案中的某一個或多個技術特征進行比較。針對單個的技術特征，如何審查如何比對，《專利審查指南》并沒有明確的規定。
雖然，《專利審查指南》的第二部分第四章創造性：6.4 對要求保護的發明進行審查中規定：“發明是否具備創造性是針對要求保護的發明而言的，因此，對發明創造性的評價應當針對權利要求限定的技術方案進行”， “此外，創造性的判斷，應當針對權利要求限定的技術方案整體進行評價，即評價技術方案是否具備創造性，而不是評價某一技術特征是否具備創造性。” 要求創造性的審查應當針對權利要求限定的技術方案進行，應當針對權利要求限定的技術方案整體進行評價，但是，這一規定在實踐中依然是無法喚醒裝睡的審查員和無效宣告請求人的，他們會割裂技術方案中的每一個技術特征，然后說某個技術特征“相當于”對比文件或公知常識的某個技術特征，組合起來后，發明或實用新型就沒有創造性。
雖然，《專利審查指南》的第二部分第七章檢索的5.4.2 確定檢索要素中規定：“在確定反映技術方案的檢索要素時，不僅要考慮技術方案中明確的技術特征，必要時還應當考慮技術方案中的某些技術 特征的等同特征。等同特征是指與所記載的技術特征相比，以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且所屬技術領域的技術人員能夠聯想到的特征”。也即是，等同特征至少要符合以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果這三個要求。那么，相同的特征至少要符合的三個要求就是相同的手段，實現相同的功能，達到相同的效果。 而在實踐中，審查員或無效宣告請求人往往只找出(基本)相同的技術手段，不考慮該技術手段是否實現基本相同的功能，不考慮該技術手段是否達到基本相同的效果，就說“相當于”。以上規定，在實踐中經常無法喚醒裝睡的審查員和無效宣告請求人。
當法律法規部門規章無直接的明確的規定時，為了使我們的法律依據更有說服力，這時需要找出相應的判例來作為該問題直接的依據。
《最高人民法院知識產權審判案例指導 第七輯》第11示例 《中華人民共和國最高人民法院行政裁定書(2014)知行字第43號》中明確：“創造性，是指同申請日以前已有技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步。所謂實質性特點是指對本領域的技術人員來說，該發明相對于現有技術是非顯而易見的。判斷發明相對于現有技術是否顯而易見，通常要先確定發明與最接近的現有技術之間的區別特征。具體操作時，通常是把本專利要求保護有技術方案劃分成若干技術特征，然后判斷最接近的現有技術公開了哪些技術特征，哪些技術特征與本專利相應的技術特征相當，哪些技術特征是區別技術特征。但比對時應當注意，發明是一個整體，技術方案的技術特征之間并不是孤立的，不能割裂特征之間的關系，忽視特征在整體技術方案中所發揮的作用。尤其是涉及機械結構領域的發明創造，可能由于兩個技術方案整體的技術構思、工作方式、技術效果不同，結構或位置等形式上看似類似的部件在整個技術方案中實際上起到完全不同的作用。因此，在確定現有技術中的某技術特征與本專利的相應技術特征是否具有相當性時，要考慮它們在各自技術方案中所起的作用是否相同。”
以上最高人民法院知識產權審判案例指導明確指出：是不是“相當于”要看該兩個技術方案整體的技術構思、工作方式、技術效果不同，結構或位置等形式上看似類似的部件(技術特征)，這些看似類似的部件(技術特征)在整個技術方案中實際上起到的作用是否相同。如果這些看似類似的部件(技術特征)在整個技術方案中實際上起到的作用相同，就可以說“相當于”;如果不同，就不可以說“相當于”。
在此，筆者呼吁，下一次修訂《專利審查指南》，將以上判例對如何判斷“相當于”所確定的審查規則增加到無效審查的部分，以使國家知識產權局的審查員能夠有法可依。
三步法的第二步常見問題及對策
02
第一，在授權或確權程序中，無效宣告請求人或審查員經常會無視專利文中明確記載的技術特征在技術方案中所起的作用，無視專利文中明確記載的技術特征在技術方案中所起的技術效果和所解決的技術問題，而依靠其自身想要得出的結論去“重新”確定技術特征對應的要解決的技術問題。
《專利審查指南》中三步法的第二步對發明實際解決的技術問題的確定，是建立在第一步的審查是正確的基礎上的?，F實中，在授權程序中，當審查員錯誤地用第一步對專利的創造性進行審查時，我們當然可以告訴審查員其第一步的錯誤之處，并告訴審查員在第一步已經錯誤的情況下進行第二步是沒有意義的。 但是，當審查員不接受我們的意見，或者在確權是無效宣告請求人不以將公開發明的技術特征最多的現有技術確定為最接近的現有技術時，我們如何在第二步應對裝睡的審查員和無效宣告請求人，《專利審查指南》并沒有這方面的規定。
對此，《最高人民法院關于審理專利授權確權行政案件適用法律若干問題的規定》中第十二條：“人民法院確定權利要求限定的技術方案的技術領域，應當綜合考慮主題名稱等權利要求的全部內容、說明書關于技術領域和背景技術的記載，以及該技術方案所實現的功能和用途等。” 第十三條：“說明書及附圖未明確記載區別技術特征在權利要求限定的技術方案中所能達到的技術效果的，人民法院可以結合所屬技術領域的公知常識，根據區別技術特征與權利要求中其他技術特征的關系，區別技術特征在權利要求限定的技術方案中的作用等，認定所屬技術領域的技術人員所能確定的該權利要求實際解決的技術問題。
被訴決定對權利要求實際解決的技術問題未認定或者認定錯誤的，不影響人民法院對權利要求的創造性依法作出認定。”
這二條法條被大家稱為確定權利要求實際解決的技術問題的內部證據優先原則。專利權人可以據此法律依據要求審查員或無效宣告請求人，讓審查員或無效宣告請求人提供權利要求所起到的技術效果和所解決的技術問題并非專利文明確記載的證據和理由，如果審查員或無效宣告請求人無法提供證據和理由，則必須按照內部證據優先原則，以專利文明確記載的權利要求所起的技術效果和所解決的技術問題為準。而不是去按其自身的意愿去強行重新確定所要解決的技術問題。
第二，在授權或確權程序中，當專利文所記載的權利要求的某個技術特征有多個技術效果，這些技術效果對應解決多個技術問題時，無效宣告請求人或審查員經常會只選擇其中的一個或一部分技術效果，并指出其選擇的技術效果和對應解決的技術問題被對比文件公開了，對于專利文記載的其它的技術效果則不提及。以此來論證專利的技術特征已經被對比文件所公開。
《專利審查指南》并沒有明確地給出上述方式是錯誤的具體法律依據。
《最高人民法院知識產權審判案例指導 第十一輯》第16示例 《中華人民共和國最高人民法院行政判決書(2018)最高法行再131號》中明確：“以一項技術特征同時實現多個方面的功能或者技術效果，是技術創新的重要方式之一。因此，如果說明書中明確記載了區別技術特征同時具有多個方面的功能和技術效果，那么在確定權利要求限定的技術方案實際解決的技術問題，以及其他對比文件是否公開該區別技術特征，現有技術整體上是否給出技術啟示時，應當綜合考慮該區別技術特征實際具有的所有功能和技術效果”。 以此來說服審查員。
第三，無論按以上的兩種方式是否能夠說服審查員，我們都應該把說明書中明確記載的，審查員遺漏的技術特征的某些功能和技術效果，寫到答復審查意見通知書或答復無效宣告請求書的意見陳述書中去。并告訴審查員，如果無視且遺漏技術特征的某些功能和技術效果，在專利復審行政訴訟或專利無效行政訴訟階段，會有如下的法律后果：
《最高人民法院關于審理專利授權確權行政案件適用法律若干問題的規定(一)》第二十三條第一項規定：“當事人主張專利復審、無效宣告請求審查程序中的下列情形屬于行政訴訟法第七十條第三項規定的“違反法定程序的”，人民法院應予支持：(一)遺漏當事人提出的理由和證據，且對當事人權利產生實質性影響的;”
《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條：“行政行為有下列情形之一的，人民法院判決撤銷或者部分撤銷，并可以判決被告重新作出行政行為：(三)違反法定程序的;”。
根據以上法律依據來喚醒審查員和無效請求人。
具體的案例有《中華人民共和國北京知識產權法院行政判決書(2018)京73行初11862號》中明確：“無效程序中的聽證原則，是指在作出審查決定之前，應當給予審查決定對其不利的當事人針對審查決定所依據的理由、證據和認定的事實陳述意見的機會，即審查決定對其不利的當事人已經通過通知書、轉送文件或者口頭審理被告知審查決定所依據的理由、證據和認定的事實，并且具有陳述意見的機會。”“被告作出被訴決定違反法定程序，依法應予撤銷。”
三步法的第三步常見問題及對策
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第一，審查員經常會在沒有對比文件或公知常識公開專利的技術特征及技術作用、技術效果時，也即是在并沒有證據時，就說“我們認為”如何如何。
對此，《中華人民共和國行政訴訟法》第三十四條明確規定：“【被告舉證責任】被告對作出的行政行為負有舉證責任，應當提供作出該行政行為的證據和所依據的規范性文件。” 也即是我們常說的，對于行政機關來說，法無規定不可為。
也即是，在沒有證據的情況下，我們要提醒審查員，其作出“我們認為”這樣的行政行為的證據和法律依據是什么?
第二，審查員經常會在沒有對比文件或公知常識公開專利的技術特征及技術作用技術效果時，也即是在并沒有證據時，說這是“常規技術手段”。
無論是《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國專利法實施細則》《專利審查指南》還是其它的法律文件，都沒有常規技術手段可以來評價專利的創造性的規定。特別是，《專利審查指南》這樣為審查員審查專利而制定的部門規章中，整本沒有出現一處“常規技術手段”這樣的字眼。審查員其以“常規技術手段”來評價專利的創造性這樣的行政行為的證據和法律依據是什么?
第三，審查員經常會在沒有對比文件或公知常識公開專利的技術特征及技術作用技術效果時，也即是在并沒有證據時，說這是“慣用(技術)手段”。
《專利審查指南》第二部分第三章新穎性對慣用手段的明確的定義：“慣用手段的直接置換：如果要求保護的發明或者實用新型與對比文件的區別僅僅是所屬技術領域的慣用手段的直接置換，則該發明或者實用新型不具備新穎性。例如，對比文件公開了采用螺釘固定的裝置，而要求保護的發明或者實用新型僅將該裝置的螺釘固定方式改換為螺栓固定方式，則該發明或者實用新型不具備新穎性。”
就是說，當現有技術或公知常識中等同的技術特征在該技術方案中所起的技術作用、技術效果和本專利不同時，該等同的技術特征相對于本專利不是慣用手段。
第四，審查員經常會在沒有對比文件或公知常識公開專利的技術特征及技術作用、技術效果時，也即是在并沒有證據時，說這是“公知常識”。
除了《中華人民共和國行政訴訟法》第三十四條對行政機關工作人員的行政行為的規定，《專利審查指南》第二部分第八章實質審查程序也規定：“審查員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠提供相應的證據予以證明或說明理由。在審查意見通知書中，審查員將權利要求中對技術問題的解決作出貢獻的技術特征認定為公知常識時，通常應當提供證據予以證明。”
第五，針對以上第三點和第四點，在行政訴訟階段，如果我們遇到裝睡的法官，在沒有證據證明有公知常識公開專利的技術特征及技術作用、技術效果，也沒有證據證明專利技術特征及技術作用、技術效果被等同的慣用手段直接置換的情況下，說專利權人也沒有提供不是公知常識的證據，因此認定專利的區別技術特征是公知常識時。我們要提醒法官，國知局應當對公知常識負有舉證責任，而不是專利權人。法律依據如下：
《中華人民共和國行政訴訟法》第三十四條明確規定：“【被告舉證責任】被告對作出的行政行為負有舉證責任，應當提供作出該行政行為的證據和所依據的規范性文件。”
如果法院的判決書錯誤地認定是專利權人負有對公知常識的舉證責任時，在專利權人確認其專利具有創造性的情況下，可以到相關部門對法院的審判人員(法官)進行投訴，同時也可以在二審，再審、抗訴中提出。
第六，為了防止遇到裝睡的法官時產生不利后果，可以提供以下證據證明專利技術特征及技術作用、技術效果不是本領域的公知常識或慣用技術手段：該行業的技術詞典、技術手冊等工具書、教科書、行業標準，行業龍頭或有影響力的企業的產品手冊、學術論文、技術報告、商業報告等，也可以請專利輔助人出庭作證。以證明在專利申請日之前，專利技術特征及技術作用技術效果在該行業和該產品中并不存在，不是本領域的公知常識。
(原標題：談《專利審查指南》創造性評價在授權和確權階段使用同一審查規定所帶來的問題及對策)
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