專利法第六十六條規(guī)定，專利侵權(quán)糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應(yīng)當提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明。專利侵權(quán)糾紛涉及實用新型專利或者外觀設(shè)計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權(quán)人或者利害關(guān)系人出具由國務(wù)院專利行政部門對相關(guān)實用新型或者外觀設(shè)計進行檢索、分析和評價后作出的專利權(quán)評價報告，作為審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù);專利權(quán)人、利害關(guān)系人或者被控侵權(quán)人也可以主動出具專利權(quán)評價報告。因此，專利權(quán)評價報告制度對于法院、專利行政管理部門有效處理專利侵權(quán)糾紛具有重要的作用。
但與專利權(quán)嚴格保護的現(xiàn)實需求相比，專利權(quán)評價報告制度仍存在進一步完善的空間。最高人民法院、國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于強化知識產(chǎn)權(quán)協(xié)同保護的意見》也明確提出，完善專利權(quán)評價報告在侵權(quán)訴訟中的使用機制。筆者在此結(jié)合審判實踐，對現(xiàn)有制度提出完善建議，希望對于強化知識產(chǎn)權(quán)協(xié)同保護有所裨益。
Part.1
專利權(quán)評價報告在侵權(quán)訴訟中的使用困境
1.可以要求原告提交專利權(quán)評價報告的情形不明確。根據(jù)專利法第六十六條的規(guī)定，專利侵權(quán)訴訟中，法院可以要求專利權(quán)人或利害關(guān)系人出具專利權(quán)評價報告，但專利法或者相關(guān)司法解釋并未明確“可以提交”的具體情形，導(dǎo)致實踐中原告“選擇性提交”專利權(quán)評價報告。即專利權(quán)評價報告結(jié)果對其有利則提交，反之，則選擇不提交。而鑒于法院在專利侵權(quán)訴訟中并不需要審查判斷專利權(quán)的效力，基于專利權(quán)證書即可以確認原告享有合法有效的專利權(quán)，法院似乎也不存在主動或者依職權(quán)要求原告提交專利權(quán)評價報告的理由。
2.無正當理由不提交專利權(quán)評價報告的法律后果不明確。專利法第六十六條第二款對提交專利權(quán)評價報告的措辭為“可以”的倡導(dǎo)性表述，而非“必須”或“應(yīng)當”的強制性要求。《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第四條對原告無正當理由不提交的法律后果作出了規(guī)定，即“人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔(dān)可能的不利后果”。一方面，鑒于提交專利權(quán)評價報告并非專利侵權(quán)訴訟立案的條件，那么在立案后，如果被告并未針對案涉專利提起無效宣告請求，亦無證據(jù)表明案涉專利正處于無效宣告審查過程中，那么法院并無裁定中止訴訟的法定事由;另一方面，該條并無明確何為“可能的不利后果”，實踐中也存在不同的做法。有觀點認為，既然原告無正當理由不提交專利權(quán)評價報告，案涉專利是否符合授權(quán)條件存在不確定性，法院亦無法查明，應(yīng)由原告承擔(dān)舉證不能的后果，故可以裁定駁回起訴。但多數(shù)案件中法院并未駁回起訴，而是認為在案涉專利沒有明確宣告無效前，仍然屬于合法授權(quán)的有效專利，相關(guān)訴訟應(yīng)當繼續(xù)審理，原告并未因此承擔(dān)任何不利后果。
3.負面專利權(quán)評價報告應(yīng)當如何處理并不明確。如果原告提交的專利權(quán)評價報告結(jié)論為原告主張權(quán)利的專利權(quán)不符合專利授權(quán)條件，但被告又不愿意或者拒絕向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請宣告該專利權(quán)無效，法院應(yīng)當如何處理?是以專利權(quán)評價報告認為專利權(quán)不符合授權(quán)條件為由駁回起訴，還是鑒于專利權(quán)目前仍為合法有效的專利且被告并未申請宣告該專利權(quán)無效而繼續(xù)審理?對此，尚缺乏明確規(guī)定。如果原告刻意隱瞞結(jié)論為負面的專利權(quán)評價報告，事后專利被無效后能否據(jù)此認定原告構(gòu)成惡意訴訟亦有待明確。有觀點認為，如果專利權(quán)評價報告等其他證據(jù)能夠證明已經(jīng)授予專利權(quán)的實用新型或者外觀設(shè)計不具有新穎性、創(chuàng)造性或者實用性，即使相關(guān)專利尚未被宣告無效，基于誠實信用原則的考慮，法院可以先行駁回權(quán)利人基于效力不穩(wěn)定權(quán)利提起的訴訟，待權(quán)利狀態(tài)穩(wěn)定后，權(quán)利人可以另行主張權(quán)利。但多數(shù)法院認為，負面專利權(quán)評價報告并不會影響專利權(quán)的效力，法院可以繼續(xù)審理相關(guān)訴訟。
4.專利權(quán)評價報告與無效宣告審查決定的關(guān)系不明確。專利權(quán)評價報告與無效宣告審查決定的效力孰優(yōu)孰劣，在原告同時提交二者的情況下，應(yīng)當采信專利權(quán)評價報告還是無效審查決定并不明確。特別是針對同樣的對比文件，專利權(quán)評價報告和無效審查決定的結(jié)論可能并不一致。有觀點認為，無效宣告請求審查決定書并不全面審查專利的有效性，原告仍有必要向法院提供專利權(quán)評價報告以進一步說明案涉專利的效力穩(wěn)定性。另有觀點認為，專利權(quán)評價報告并非專利復(fù)審委員會作出的無效決定，對被審查專利的權(quán)屬狀態(tài)沒有影響，僅憑專利權(quán)評價報告無法得出專利權(quán)無效的結(jié)論。
Part.2
專利權(quán)評價報告制度的功能定位
根據(jù)專利法第六十六條的規(guī)定，專利權(quán)評價報告是審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)。證明的對象系案涉專利權(quán)的效力或者穩(wěn)定性，進而供法院或者專利管理部門據(jù)以決定是否由于被告提起專利權(quán)無效宣告請求而終止相關(guān)程序。但僅將專利權(quán)評價報告用于決定是否中止訴訟、提高專利權(quán)侵權(quán)案件審理效率實際上并未使專利權(quán)評價報告的制度功能得到最大程度地發(fā)揮，而是一定程度上限縮了其制度效能。綜合考慮專利權(quán)授權(quán)的條件以及專利制度的本質(zhì)，專利權(quán)評價報告制度應(yīng)定位為實用新型、外觀設(shè)計專利權(quán)授權(quán)后的實質(zhì)審查程序，建立針對實用新型、外觀設(shè)計專利的“先行授權(quán)、延后審查”制度。據(jù)此，實用新型、外觀設(shè)計形式審查合格后的授權(quán)僅是形式上認可申請人獲得了專利權(quán)，專利權(quán)人事后如果要行使權(quán)利，則應(yīng)當先向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請專利權(quán)評價報告，對專利進行實質(zhì)審查，只有專利權(quán)評價報告認為符合授權(quán)條件的，才有權(quán)進行后續(xù)的維權(quán)等。
一方面，從專利授權(quán)條件看，授予專利權(quán)的實用新型應(yīng)當具有新穎性、創(chuàng)造性和實用性；授予專利權(quán)的外觀設(shè)計應(yīng)當不屬于現(xiàn)有設(shè)計，而且與現(xiàn)有設(shè)計應(yīng)當具有明顯區(qū)別。而實用新型專利、外觀設(shè)計專利僅進行形式審查，形式審查合格后授予的專利權(quán)是否真正符合專利授權(quán)條件不得而知。因此，實用新型、外觀設(shè)計專利權(quán)授權(quán)公告僅僅意味著相關(guān)技術(shù)或者設(shè)計方案僅在形式上符合授予專利權(quán)的條件，專利證書也僅能說明權(quán)利人在申請日完成了形式上符合要求的技術(shù)或者設(shè)計方案。但這并不能說明相關(guān)技術(shù)方案具有新穎性或者創(chuàng)造性，或者設(shè)計方案與現(xiàn)有技術(shù)具有明顯區(qū)別。
另一方面，專利授權(quán)的本質(zhì)是以公開換保護，從而實現(xiàn)保護創(chuàng)新與增進社會公共利益的平衡。實用新型、外觀設(shè)計專利形式審查機制在確保快速授權(quán)的同時，也實現(xiàn)了技術(shù)、設(shè)計方案的快速公開，符合專利權(quán)制度內(nèi)涵的利益平衡機制。但如果專利權(quán)人實際行使權(quán)利前仍然不需要對專利進行實質(zhì)審查，則有可能打破上述利益平衡機制。因為專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中如果勝訴，專利權(quán)人將使得專利權(quán)承載的“壟斷利益”變現(xiàn)，被訴侵權(quán)人在內(nèi)的社會公眾不可避免地會受到損失。但對于社會公眾而言，其并不知道專利權(quán)人要求保護的實用新型、外觀設(shè)計是否真正符合授權(quán)條件。如果專利權(quán)人要求保護的發(fā)明創(chuàng)造并不符合授權(quán)條件，相當于社會公眾并未從專利公開中獲得任何利益，卻要讓渡部分利益以維系專利權(quán)人基于專利授權(quán)而獲得的“壟斷利益”。這對于專利權(quán)人而言明顯屬于不當?shù)美次磳差I(lǐng)域有所增益，卻無故獲得了要求他人不得使用公共領(lǐng)域部分內(nèi)容的專有權(quán)利。
Part.3
專利權(quán)評價報告制度的完善建議
1.將專利權(quán)評價報告作為處理專利侵權(quán)糾紛的參考。根據(jù)專利法及司法解釋的規(guī)定，專利權(quán)評價報告并非權(quán)利人起訴的必要條件，并不應(yīng)以原告無正當理由不提交專利權(quán)評價報告而不予立案或者駁回起訴。如果專利權(quán)評價報告認定專利權(quán)存在不符合授權(quán)條件情形，法院可以充分利用現(xiàn)有技術(shù)抗辯、無法確定專利權(quán)保護范圍、向被告釋明提出無效宣告請求等方式作出符合事實和法律依據(jù)的裁判。如果被告亦不就負面專利權(quán)評價報告申請宣告專利權(quán)無效，鑒于當前專利權(quán)評價報告僅系法院審理侵權(quán)糾紛的證據(jù)參考，法院不宜徑行駁回起訴或者駁回訴訟請求，仍應(yīng)結(jié)合專利權(quán)評價報告的內(nèi)容就被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入保護范圍予以審理。因此，專利權(quán)評價報告不屬于原告提起專利權(quán)民事訴訟必須提交的證據(jù)，專利權(quán)評價報告對于案涉專利是否存在應(yīng)當被宣告無效的情形僅具有參考作用，不能替代無效決定及相關(guān)行政判決的認定。原告無正當理由拒不提交的，法院可以結(jié)合在案證據(jù)以及當事人的主張，再與專利權(quán)評價報告有關(guān)的現(xiàn)有設(shè)計狀況、慣常設(shè)計、設(shè)計空間等方面進行對比，依法作出對原告不利的認定或者推定。
2.建立實用新型、外觀設(shè)計專利授權(quán)后的實質(zhì)審查機制。為充分發(fā)揮專利制度在保護創(chuàng)新與增進社會公共利益的平衡機制，應(yīng)當針對實用新型、外觀設(shè)計專利建立“早期授權(quán)、延后審查”的機制，賦予專利權(quán)評價報告對實用新型、外觀設(shè)計進行實質(zhì)審查的功能。當然，是否申請出具專利權(quán)評價報告可以由權(quán)利人自行選擇，但不申請出具的，應(yīng)當由權(quán)利人承擔(dān)由此可能產(chǎn)生的不利后果。例如，權(quán)利人在行使專利權(quán)之前可以選擇向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請對專利進行實質(zhì)審查。具體可以參照發(fā)明專利的實質(zhì)審查程序?qū)＠麢?quán)評價報告出具程序進行改造，并允許當事人對于專利權(quán)評價報告申請復(fù)審，對復(fù)審決定不服可以向法院起訴。經(jīng)過實質(zhì)審查程序認定有效的專利，專利權(quán)人可以提起侵權(quán)訴訟。如果專利權(quán)評價報告最終認為專利權(quán)并不符合授權(quán)條件，則應(yīng)宣告該專利權(quán)無效。當然，如果專利權(quán)人不提交專利權(quán)評價報告而徑行提起侵權(quán)訴訟，一旦專利權(quán)被宣告無效，應(yīng)當承擔(dān)相應(yīng)的不利后果，即賠償對方由此造成的損失。
(原標題：專利權(quán)評價報告制度的功能定位及其完善)
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