案情簡介：上訴人包某某與被上訴人國家知識產權局、一審第三人張某某實用新型專利權無效行政糾紛一案，涉及專利權人為包某某、名稱為“手機計步器”的實用新型專利(以下簡稱本專利)。針對張某某就本專利權提出的無效宣告請求，原國家知識產權局專利復審委員會(以下簡稱專利復審委員會)作出第36621號無效宣告請求審查決定(以下簡稱被訴決定)，宣告本專利權部分無效;包某某不服，向北京知識產權法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定，國家知識產權局重新作出審查決定。北京知識產權法院于2020年12月1日作出(2018)京73行初11074號行政判決，判決駁回包某某的訴訟請求;包某某不服，向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院認為：本專利申請日在2008年修正的專利法施行日(2009年10月1日)之后、2020年修正的專利法施行日(2021年6月1日)之前，本案應適用2008年修正的專利法。根據各方當事人的意見，本案二審爭議焦點問題是：(一)本專利權利要求1是否具備專利法第二十二條第三款規定的創造性。具體為：1.本專利主題名稱“手機計步器”對專利權保護范圍是否具有限定作用;2.“問題的提出”對本專利創造性認定的影響;3.本領域技術人員是否有動機將證據4與證據3、證據4與證據5結合。(二)被訴決定以多篇對比文件評價本專利的創造性是否不當。(三)本專利產品市場銷量巨大對本專利創造性認定的影響。
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(三)本專利產品市場銷量巨大對本專利創造性認定的影響
包某某上訴主張，在案證據能夠證明本專利產品銷量巨大，在商業上取得了成功;且無論是經包某某授權的手機計步器產品還是未經其授權的產品，都使用了本專利權利要求1、2的技術方案，可見，本專利商業上的成功依賴于其功能與效果，與其技術方案具有直接關系，應認定本專利具備創造性。對此，本院分析如下：
發明創造是否具備創造性，通常應當采用“三步法”進行判斷。“三步法”是從技術貢獻的角度評價發明創造對現有技術是否做出了實質性貢獻，要求發明創造要區別于現有技術，且該區別對本領域技術人員達到了“非顯而易見”的程度。商業成功是從經濟激勵的角度對發明創造進行評價，它是創造性判斷的輔助考量因素。在“三步法”已經足以對創造性作出明確評價時，商業成功輔助性考量的重要性已被減弱。基于商業成功認定要求保護的技術方案具備創造性，需要同時滿足以下兩個條件：一是技術方案的實施能夠創造較高的社會經濟價值；二是商業成功是由技術方案本身直接導致。具體來說：
第一，基于商業成功對發明創造授予專利權的合理性基礎是技術方案對社會的經濟價值，故認定商業成功的關鍵在于技術方案的實施能夠創造較高的社會經濟價值、促進社會經濟發展。市場銷量大，并不一定意味著獲得了專利法意義上的商業成功。就本案來說，手機計步的作用在于記錄手機用戶的運動步數。一些公司、學校及商家等對用戶手機步數進行排名，并對完成一定手機步數任務的用戶進行獎勵、提供優惠等，均是為了激勵用戶通過運動提升身體素質，養成健康**活方式。本專利通過機械裝置自動晃動手機，虛構步數，其本質是幫助手機用戶以欺騙手段獲取不當利益。本專利技術方案的實施使得手機計步軟件失去原有的正向功能和效果，不符合主流的社會規范和期待，其取得較大市場銷量不足以認定其獲得商業成功。
第二，前文已述，本專利技術方案只是實現手機自動持續擺動，而計步功能是由手機本身的軟件及硬件實現的。消費者購買本專利產品或未經許可實施本專利的產品，主要是為了虛構行走步數以獲取獎勵、完成任務等，產品銷量并非本專利技術方案本身直接導致，而是與虛構手機步數所帶來的不當利益相關。
綜上，包某某關于本專利取得了商業成功因而應認定具備創造性的主張，不能成立。無論基于“三步法”，還是基于商業成功的考量，本專利均不具備專利法第二十二條第三款規定的創造性。
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二審判決：駁回上訴，維持原判。
【參考案例：(2021)最高法知行終847號】
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