近年以來(lái)，國(guó)家和企業(yè)都越來(lái)越重視專利的保護(hù)和運(yùn)用，重視高價(jià)值專利的培育工作。在《高價(jià)值專利(組合)培育和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》中，培育目標(biāo)包括三種類型：保護(hù)核心技術(shù)、獲取先發(fā)優(yōu)勢(shì)和對(duì)抗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，智專北斗在高價(jià)值專利培育上以專利情報(bào)為先導(dǎo)，充分結(jié)合培育企業(yè)的技術(shù)研發(fā)方向和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專利保護(hù)的空白，并充分考慮授權(quán)之后的方便取證性，為客戶編織密集的專利保護(hù)網(wǎng)，以保護(hù)其核心技術(shù)。對(duì)于部分培育企業(yè)，智專北斗甚至參與了前期的研發(fā)方向指引工作，通過(guò)專利導(dǎo)航或微導(dǎo)航，為客戶的項(xiàng)目研發(fā)提供幫助。

在給客戶提供研發(fā)方向指引服務(wù)的過(guò)程中，筆者遇到了一個(gè)客戶提出的“奇怪”問(wèn)題：“可以把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的那些重點(diǎn)專利再保護(hù)一次嗎?我們需要如何研發(fā)才可以實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)?”

面對(duì)這個(gè)問(wèn)題，筆者一開始是一臉懵，覺得是一個(gè)笑話，這不是專利法的常識(shí)性問(wèn)題嗎?發(fā)明創(chuàng)造的獨(dú)占權(quán)授予最新申請(qǐng)的人，人家都已經(jīng)申請(qǐng)并授權(quán)了，怎么可能再把這個(gè)保護(hù)范圍再搶過(guò)來(lái)呢?方案一樣的話，新穎性就給干掉了呀。

再仔細(xì)琢磨，發(fā)現(xiàn)還真“有戲”，因?yàn)?ldquo;改進(jìn)發(fā)明”就是在原有方案的基礎(chǔ)上提出創(chuàng)新性改進(jìn)，通過(guò)引入新的技術(shù)特征、解決新的技術(shù)問(wèn)題，由此得到一個(gè)相對(duì)原有方案縮小的新發(fā)明創(chuàng)造，也算是部分解決了客戶的問(wèn)題。

下圖1表示不同發(fā)明創(chuàng)造的保護(hù)范圍。

圖1

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利為了獲得授權(quán)，需要區(qū)別于其現(xiàn)有技術(shù)，由此從上圖1中可以看出，除非開拓發(fā)明，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利范圍通常都難以囊括現(xiàn)有技術(shù)中所有該產(chǎn)品的技術(shù)方案，只能是通過(guò)其特定技術(shù)特征(發(fā)明點(diǎn))從淺藍(lán)色大方框里面切割出一塊(綠色邊框的紫色橢圓)進(jìn)行保護(hù)。例如該產(chǎn)品是“杯子”，淺藍(lán)色方框表示所有杯子的技術(shù)方案，而綠色邊框的紫色橢圓則表示競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手創(chuàng)新的杯子的保護(hù)范圍，例如是一種特殊保溫外殼的杯子，綠色線條表示對(duì)保溫外殼進(jìn)行的特征限定。如果在其基礎(chǔ)上提出一種只能用于該保溫外殼的外殼材料的改進(jìn)，則可能全部落入之前的保護(hù)范圍(改進(jìn)方案一)，而如果提出一種不限于這種保溫外殼的外殼材料改進(jìn)，則可能出現(xiàn)不屬于該保溫外殼類型的方案，即不在綠色邊框的紫色橢圓內(nèi)的方案，從而出現(xiàn)上述改進(jìn)方案二的情形。

這種改進(jìn)式的研發(fā)方式也慢慢形成一種后來(lái)者對(duì)抗技術(shù)先驅(qū)者的“追隨戰(zhàn)略”，后來(lái)企業(yè)受限于技術(shù)人員和研發(fā)實(shí)力，無(wú)力搞出開拓性發(fā)明，但一直跟蹤研究技術(shù)先驅(qū)者的技術(shù)動(dòng)態(tài)，一旦有技術(shù)突破馬上就跟隨布局，在一些關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)和技術(shù)演進(jìn)路線上通過(guò)短平快的研發(fā)試驗(yàn)，都布上自己的專利，從而形成包圍技術(shù)先驅(qū)者(競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手)的專利群，與其達(dá)成了彼此互相鉗制的狀態(tài)，從而可以變被動(dòng)為主動(dòng)來(lái)獲得“交叉許可”談判的機(jī)會(huì)。

圖2

這種方式雖然可以在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利保護(hù)范圍內(nèi)重新獲得一個(gè)小范圍的保護(hù)，但畢竟受限于技術(shù)改進(jìn)的難度，重新保護(hù)的范圍肯定遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手原始的專利范圍，似乎并未完美解答最開始客戶提出的問(wèn)題。

在對(duì)創(chuàng)造性的深入思考過(guò)程中，筆者發(fā)現(xiàn)還有一種解決問(wèn)題的途徑，似乎可以更好的滿足客戶的需求。

中國(guó)的專利法制度規(guī)定技術(shù)方案包括三個(gè)基本要素：解決的技術(shù)問(wèn)題、采取的技術(shù)手段和取得的技術(shù)效果。三者緊密結(jié)合，相輔相成，如下圖3所示

圖3

而這種相互作用關(guān)系也體現(xiàn)在創(chuàng)造性的評(píng)述上，在創(chuàng)造性的三步法評(píng)述中，需要先確定區(qū)別特征解決的技術(shù)問(wèn)題，在判斷其它文獻(xiàn)或公知常識(shí)中披露的該區(qū)別特征是否給出了與最接近現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合啟示時(shí)，也需要判斷該區(qū)別特征的作用(技術(shù)效果)是否相同，作用相同才認(rèn)為是給出了技術(shù)啟示。由此，當(dāng)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)新的技術(shù)問(wèn)題需要解決時(shí)，或者發(fā)現(xiàn)某個(gè)技術(shù)手段能夠?qū)崿F(xiàn)一種新的技術(shù)效果時(shí)，通常并不因?yàn)樵摷夹g(shù)手段是已知的就認(rèn)為其不具備創(chuàng)造性，因?yàn)楸绢I(lǐng)域技術(shù)人員在不清楚這種技術(shù)手段還可以解決這樣的技術(shù)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)這樣的技術(shù)效果時(shí)，是沒有動(dòng)機(jī)去將其與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相結(jié)合來(lái)解決這個(gè)技術(shù)問(wèn)題的。

這方面的例子例如經(jīng)典神藥阿司匹林(乙酰水楊酸)，一開始用于止痛消炎，后來(lái)通過(guò)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，其還可以治療心血管疾病，防止心肌梗死，再后來(lái)實(shí)驗(yàn)還發(fā)現(xiàn)，在癌癥和阿爾茲海默癥方面其也表現(xiàn)出了巨大的潛力。

由此，以阿司匹林的前面兩個(gè)用途為例，回到最開始的問(wèn)題，談?wù)勅绾沃貥?gòu)保護(hù)范圍。

1、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專利：

1-1：一種化合物的成分/藥物A，保護(hù)產(chǎn)品;

1-2：一種化合物/藥物A的制備方法，保護(hù)制備方法。

2、基于新的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果重構(gòu)的方案：

2-1：一種治療心血管疾病的藥物(藥物B)，其主要成分同1-1(產(chǎn)品);

2-2：一種治療心血管疾病的藥物(藥物B)的制備方法，步驟同1-2.

對(duì)于2-1來(lái)說(shuō)，雖然后面限定的成分與1-1完全相同，但權(quán)利要求中的所有技術(shù)特征都是對(duì)權(quán)利要求主題名稱的限定，由于主題名稱不同，導(dǎo)致最終方案也不同，且由于現(xiàn)有技術(shù)中并未發(fā)現(xiàn)這一技術(shù)手段(阿司匹林的成分)還可以解決另一技術(shù)問(wèn)題(治療心血管疾病)，因此導(dǎo)致并不能因?yàn)?-1中采用了相同的技術(shù)手段，就認(rèn)為其能夠給出技術(shù)啟示，否定2-1的創(chuàng)造性。如上文所分析的，由于技術(shù)手段和技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果三位一體，只有三者都相同才能給出技術(shù)啟示評(píng)述創(chuàng)造性，因此采用這樣的方式可以將1-1的保護(hù)范圍再次申請(qǐng)并獲得保護(hù)。

而在具體維權(quán)過(guò)程中，對(duì)于產(chǎn)品和方法權(quán)利要求的侵權(quán)比對(duì)來(lái)說(shuō)，原專利權(quán)人認(rèn)為其生產(chǎn)的是止痛消炎藥(阿司匹林)，是一種止痛消炎的阿司匹林的制備方法;但由于新的專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)了該化合物新的用途，原來(lái)的阿司匹林也必然具備新的用途，其制備方法將落入新的專利權(quán)人的2-2的權(quán)利要求的保護(hù)范圍!產(chǎn)品如果在沒有包裝和輔劑的情況下，其實(shí)質(zhì)上是相同的，只是叫法不同，從而實(shí)現(xiàn)了客戶所要求的將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的保護(hù)范圍再次保護(hù)下來(lái)的要求。

這其中需要注意的是，后一申請(qǐng)的主題名稱不能是通用名，例如不能是化合物、裝置、化合物的制造方法等什么也不限的主題，也不能是“用于……的產(chǎn)品”，而需要明確限定為解決新的技術(shù)問(wèn)題的產(chǎn)品或方法，因?yàn)楦鶕?jù)新穎性的規(guī)定，如果可以推定產(chǎn)品實(shí)質(zhì)是完全相同的，主題名稱也相同，該方案就不具備新穎性;而如果主題名稱不同，實(shí)質(zhì)方案是對(duì)主題名稱的限定，導(dǎo)致最終方案也不同;且從創(chuàng)造性的角度看，本領(lǐng)域技術(shù)人員從來(lái)沒有想到前一方案也可以解決后一技術(shù)問(wèn)題，顯然是具備創(chuàng)造性的，具備創(chuàng)造性了反過(guò)來(lái)也證明具備新穎性。

上述解答也不限于藥物的新用途，對(duì)于機(jī)械和電子技術(shù)領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，如果能夠通過(guò)研發(fā)找出不同的技術(shù)效果，同樣可以通過(guò)類似操作來(lái)實(shí)現(xiàn)相似效果。

例如，在一個(gè)電路中加入一個(gè)磁環(huán)本來(lái)是用于扼流和降噪(效果A)，在對(duì)該電路進(jìn)行各種性能檢測(cè)的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)該磁環(huán)在該電路中例如還可以實(shí)現(xiàn)效果B，由此就可以基于上述的原理再次申請(qǐng)電路方案，具體撰寫示例如下：

原保護(hù)：一種實(shí)現(xiàn)效果A(扼流降噪)的電路，其特征在于，包括磁環(huán)。

現(xiàn)保護(hù)：一種實(shí)現(xiàn)效果B(新效果)的電路，其特征在于，包括磁環(huán)。

這里同樣需要強(qiáng)調(diào)主題名稱的不同，而不能泛泛寫成“一種電路”，由于主題名稱的區(qū)別，導(dǎo)致這兩個(gè)方案最后對(duì)主題名稱的限定得到的方案的不同，且如上所述的，本領(lǐng)域技術(shù)人員在原方案基礎(chǔ)上無(wú)法意識(shí)到該技術(shù)手段可以解決新的技術(shù)問(wèn)題B/獲得技術(shù)效果B，因此是沒有動(dòng)機(jī)去獲得該方案的，因此后一方案具備新創(chuàng)性，由此也實(shí)現(xiàn)了客戶提出的需求。

專利法的最新一次修改中，明確引入了“誠(chéng)信原則”可以作為無(wú)效的理由，因此上述技巧的運(yùn)用敬請(qǐng)一定要基于試驗(yàn)和實(shí)踐中尋找和發(fā)現(xiàn)的新的技術(shù)問(wèn)題和效果，而其實(shí)在有了指導(dǎo)方針后，加大實(shí)驗(yàn)力度總是會(huì)有所發(fā)現(xiàn)的。這也是對(duì)技術(shù)的一種全面探索，更有利于我們?nèi)?ldquo;知其然”并“知其所以然”。

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