專利優先權源自1883年簽訂的《保護工業產權巴黎公約》(簡稱《巴黎公約》)，目的在于保障締約國國民不因其在不同國家、地區之間申請時間的差異而喪失先申請的利益。自優先權制度形成以來，給申請人帶來了諸多利好，利用優先權可以達到補充和完善首次申請的目的。但在實際運用過程中，若利用不當，也有可能演變成為“有害優先權”(poISOnous priority)。本文將結合“有害優先權”的相關案例和EPO給出的解決方案，對有害優先權的情形及其應對進行解析。
一、何為有害優先權
典型的“有害優先權”(poisonous priority)出現在以下情形中：“一項在后提交的專利申請案成功通過優先權申請，取得優先權日，然而其同族在先提交的平行專利申請案(分案申請或者母申請)(以下簡稱“平行申請”)因未能通過優先權申請而保留了實際申請日。此時，取得優先權日的專利申請有可能成為保留了實際申請日的其他同族平行申請的現有技術，從而破壞其他同族平行申請的新穎性和/或創造性，影響其他同族平行申請的授權或者授權后的專利穩定性。”[1]
還有一種極端的“有害優先權”的情形是：一項在先申請于優先權屆滿期限之前已經提前公布，而后才提交在后申請并要求在先申請的優先權，在后申請因未能通過優先權申請而保留了其實際申請日。此時，在先申請就成為了在后申請的現有技術，對在后申請造成“毒害”。同時，對于本國優先權而言，在先申請自在后申請提出之日起即視為撤回，申請人極有可能會喪失所有權利。
造成上述有害優先權的原因主要在于：優先權核實的實質在于相同主題的核實，即判斷在后申請中各項權利要求所述的技術方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件(說明書和權利要求書，不包括摘要)中[2]。實踐中，在后申請通常會在在先申請的基礎上進行改進或者是擴展，進而有可能采用上位概括的方式限定一個具有更大保護范圍的技術方案，而這一上位概括后的技術方案不能直接且毫無疑義地從在先申請中得出。或者，反之，在先申請對技術方案中某一或者某些技術特征只作了籠統或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優先權的申請增加了對這一或者這些技術特征的詳細敘述，以致于所屬技術領域的技術人員認為該技術方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出。以上兩種情況都有可能導致在后申請的優先權不成立。
二、有害優先權的情形及案例
實踐中，不乏因各種形式的“有害優先權”而導致權利喪失的相關案例，以下結合案例對幾種典型的情形進行分析：
（一）有害平行申請
在深圳某公司、國家知識產權局等行政二審糾紛案[3]中，二審爭議焦點在于本專利是否享有優先權，具體涉及本專利權利要求所限定的“脫毛儀”是否記載于在先申請的“激光脫毛儀”中。
對此，深圳某公司辯稱：本專利在先申請與本專利所屬技術領域、所解決技術問題、技術方案和預期效果相同，且二者是否具有相同主題不等同于二者是否具有相同主題名稱;“脫毛儀”為激光脫毛儀或非激光脫毛儀并非本專利發明點，與本專利所要解決的技術問題無關，況且本專利已公開多種脫毛儀結構。
最高人民法院則認為：首先，本專利權利要求1-9均請求保護一種脫毛儀，而本專利在先申請公開的技術方案是激光脫毛儀。將脫毛儀光源限定為激光，實際是通過“激光”這一具體技術特征進一步限定脫毛儀的保護范圍，二者不符合上述“所解決技術問題、技術方案和預期效果相同”的判斷標準，進而不符合專利法第二十九條第二款規定的“相同主題”。其次，如前所述，“激光脫毛儀”與“脫毛儀”分別對應的權利要求的保護范圍明顯不同。如果賦予本專利權利要求1-9優先權，那么優先權制度帶來的時間利益將會不合理地延展到使用非激光光源或其他脫毛方式的技術方案，進而悖離專利法有關優先權的立法宗旨。因此，深圳某公司關于二者構成相同主題的相關上訴理由缺乏充分的事實與法律依據，本院不予支持。
至此，涉案專利的無效決定生效。基于該無效決定，涉案專利的平行專利申請因享有優先權日成為了涉案專利的抵觸申請，被引入評價涉案專利相關權利要求的新穎性，導致涉案專利的絕大部分權利要求被宣告無效。
（二）“自殺式”優先權
在吉林厚德食品有限公司與國家知識產權局專利復審委員會、大連綠雪蛋品發展有限公司二審行政糾紛案[4]中，爭議焦點在于：本專利權利要求限定的“蛋粉或蛋液”能否享有先申請文件中“雞蛋粉”的優先權。
對此，北京高院認為：因本專利說明書第0030段中記載了如下內容：“其中在發明實施例中，蛋粉或蛋液包括但不限于由雞蛋、鴨蛋、鵝蛋等禽蛋制作而成的蛋粉或蛋液。”因此，“蛋粉”并不限于“雞蛋粉”，“蛋液”也不限于“雞蛋”的液體形態。同時，在先申請文件中無論是在權利要求書或是說明書中均僅記載了以雞蛋粉作為原料的技術方案，并未涉及除“雞蛋粉”以外的原料情形，由此本專利相關權利要求所限定的原料范圍無論在蛋的種類還是物理形態方面均比在先申請文件所記載的范圍更廣，獲得了更大的保護范圍，而相關內容均無法從在先申請文件所記載的技術方案中直接和毫無疑義地得出，吉林厚德公司亦未充分說明就本領域技術人員而言，相關內容已經確定為隱含公開，而且僅從本專利與在先申請所包含名稱即“一種蛋制品的加工方法”相同，并不足以證明本專利相關權利要求所限定的技術方案與在先申請文件構成相同主題的發明。
上述二審行政判決已經最高人民法院再審[5]確認，基于此，國家知識產權局于2018年3月7日重新作出無效決定[6]，以涉案專利的優先權文本作為最接近現有技術，認定涉案專利不具有新穎性和創造性，從而宣告其全部無效。至此，專利權人徹底喪失了其所有權利。
（三）有害同日申請
在筆者代理的一起專利號為201721247207.4 、名稱為“一種膨脹螺栓套件”的實用新型無效宣告案[7]中，涉案專利存在同日發明專利申請，且涉案專利與該同日發明專利申請均分別要求了各自在先申請的優先權。
在核實優先權后發現，涉案專利的權利要求書相對于優先權文本新增了特征“半管間通過鎖扣結構連接合為一體”。對于該新增技術特征：1)本專利權利要求書相對于優先權文本中增加的所有技術特征均未有任何文字記載，甚至是籠統或者含糊的闡述也未涉及。2)專利權人主張優先權文本的附圖1 與本專利的附圖2 相同，即優先權文本公開了上述技術特征。首先，附圖服務于說明書文字記載內容，其單獨證明公開內容的能力有限，必須是本領域技術人員能夠從附圖中直接地、毫無疑義地確定的內容。本案中，一方面，優先權文本中并不涉及膨脹套管是否是以半管的鎖扣形式存在，而之后本專利從屬權利要求又進一步限定了鎖扣的具體形式;另一方面，專利權人主張一個附圖既能公開功能性的特征，也能公開實現該功能的具體形式以及配合關系等，在前者是后者的上位概念的情況下，這種公開不僅不具備合理唯一性且本身也是矛盾的，而且具體形式以及配合關系等是極為細節的特征，僅憑附圖是無法確定的。
因此，涉案專利的優先權不成立。鑒于涉案專利的同日發明專利申請的優先權文本已經提前公開，該同日發明專利申請的優先權文本就成為了涉案專利的現有技術，進而導致涉案專利被宣告全部無效。目前，該無效決定已經被北京知識產權法院一審維持有效[8]。
三、EPO的解決方案
在處理“有害優先權”的問題上，歐洲專利局曾作出過多個相互矛盾的裁決。因此，歐洲專利局擴大上訴委員會(Enlarged Board of Appeal)在2016年11月29日作出了G0001/15裁決[9]，對部分優先權的問題進行了統一解釋，基本上解決了“有害優先權”的問題。
（一）基于G0001/15裁定確定的“部分優先權”制度
在G0001/15裁決中，擴大上訴委員會指出：根據 EPC，對于包含替代主題的權利要求，不得僅因為該權利要求中使用一個或多個通用表述或其他方式(“或”型-權利要求)而涵蓋了優先權主題在內的可替代主題，就拒絕該項權利要求申請部分優先權(partial priority)。只要能夠證明該可替代主題已在優先權文本中首次直接或至少隱含、明確的并以可實現的方式披露，即應當允許其申請部分優先權。對此，不應當施加任何其他實質性條件或限制。
針對“或”型權利要求涵蓋的主題是否能夠享有“部分優先權”，擴大上訴委員會給出了兩步法的評估方法：
第一步，確定優先權文本中公開的相關主題，其中，相關主題應根據擴大上訴委員會的決定G2/98提出的判斷標準來判斷，即是否能夠直接地、毫無疑義的從優先權文本中得到。
第二步，判斷要求了優先權的申請或專利的權利要求中是否包含了上述相關主題，如果答案是肯定的，“或”型權利要求即可以概念性的分成兩個部分，第一部分是可以從優先權文本中直接地毫無疑義地得出的部分，能夠享受優先權，第二部分是其余部分，不能享受優先權。
（二）EPO的“部分優先權”與我國“部分優先權”的區別
誠然，我國專利審查指南也規定了“部分優先權”，為什么依然存在“有害優先權”的問題呢?需要說明的是，相對于EPO的“部分優先權”，我國的“部分優先權”可以理解為一種狹義的“部分優先權”。根據我國專利審查指南的相關規定，“部分優先權”以權利要求的技術方案為最小核實單元，對于采用上位概括方式限定而不可拆分的技術方案，其本質依然是一個技術方案，也就不能享受部分優先權，進而不可避免的存在上述“有害優先權”的問題。
四、應對建議
根據上述有害優先權的情形及其案例，結合EPO的解決方案，對于有害優先權的應對，給出如下建議：
（一）關于優先權的核實
優先權制度是在遵循先申請原則下達成的關于程序性的法律制度，其本質上要解決申請人向多國申請專利時確定申請日的問題[10]。也就是說，專利優先權制度的設立初衷意在便利權利人，促使其盡早公開相關技術。
專利優先權實質上是指由法律認可的，在法定期限內，專利權利主體對其他主體在同一主題范圍內的專利所擁有的排他的先占權利[11]。《巴黎公約》通過國際優先權制度，為公約成員國申請人在公約的框架下在他國享受國民待遇提供方便，促進了各國的技術交流，此為外國優先權的價值。而本國優先權的價值體現在鼓勵發明創造者盡快申請專利、減輕申請人經濟負擔、構建專利申請類型互相轉換的橋梁、完善專利申請，促進發明人加快研究進程等方面。[12]
為實現專利優先權制度的上述價值，《巴黎公約》將要求優先權的實質性條件限定為與優先權文件“屬于相同主題”。我國專利審查指南(2023版)第二部分第八章第4.6.2節優先權核實的一般原則中將 “相同主題”核實的標準定義為是否增加了新特征，即所屬技術領域的技術人員是否能夠從在先申請中直接和毫無疑義地得出該技術方案。
因此，對于優先權的核實，理應回歸立法本意，適當借鑒EPO的兩步法，擴大“部分優先權”的適用范圍，避免上述“有害優先權”的出現。
（二）專利申請階段優先權制度的適用
上述“有害優先權”出現的根本原因在于申請人對專利優先權制度的運用不當。因此，在我國現有的優先權核實機制下，如何恰當的運用專利申請策略，減少甚至杜絕“有害優先權”的產生，才是解決問題的關鍵。
在專利申請階段適用優先權制度時，申請人應注意以下幾個方面：
首先，應注重在先申請的撰寫質量。一方面，在專利申請文件中盡可能完備的記載各個技術方案，并進行適當的擴展;另一方面，權利要求的布局要做到層次分明，詳略得當。如此，可以為要求優先權的在后申請奠定良好的基礎。
其次，應注重在先申請和在后申請的申請策略。例如，對于作為優先權基礎的首次申請，應避免提前公布，以避免對在后申請造成不利影響;在后申請也需要盡早提出，避免因優先權不成立而有可能導致的一系列問題。
再者，對于在后申請而言，應注意使用首次申請作為優先權的基礎，同時，在后申請的撰寫應提前考慮優先權核實的問題。為此，在后申請的說明書中應當充分體現在先申請的技術內容，為在后申請的審查預留更靈活的修改和爭辯余地。并且，在后申請應盡量采用并列方案的形式將在先申請的技術方案囊括在權利要求中，即使采用上位概括，也應原樣保留在先申請的技術方案，對優先權技術與后續改進技術在技術方案的層面上予以區分，以期能夠獲得“部分優先權”。
注釋：
[1]Patricia SALAMA.有害優先權-歐洲專利局擴大上訴委員會裁定(G 001/15)，https://mp.weixin.qq.com/s/Tuvl6YcW3Qtg9br-vXSEcQ
[2]中國國家知識產權局.專利審查指南(2023版)[M].北京：知識產權出版社，2024年1月第1次印刷，第二部分第八章4.6.2優先權核實的一般原則。
[3]最高人民法院.(2023)最高法知行終698號行政判決書
[4] 北京市高級人民法院.(2016)京行終5664號行政判決書。
[5]最高人民法院.(2018)最高法行申5848號再審裁定書。
[6]國家知識產權局.無效宣告請求審查決定書(第35171號)。
[7]國家知識產權局.無效宣告請求審查決定書(第560764 號)。
[8]北京知識產權法院.(2023)京73行初12923號行政判決書。
[9]EPO擴大上訴委員會裁定G 0001/15.https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g150001ex1.
[10]吳離離.專利優先權制度的作用和對它的認識誤區[J].中國發明與專利，2011(6):82-85.
[11]劉剛仿.英國旭化成案對專利優先權實質條件的認定及對我國的啟示——兼論我國《專利法》第二十九條的修訂[J].知識產權，2010(6)：54-58.
[12]朱艷、周小琳.我國專利優先權制度問題研究[J].法治與社會，2017.12(上)：43-44.
(原標題：從相關案例和EPO裁決看有害優先權及其應對)
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