一波三折：海外保護知識產(chǎn)權(quán)需要的不僅僅是一個注冊申請
——評我國中小企業(yè)訴全球化妝品巨頭（法國嬌蘭）外觀設(shè)計侵權(quán)案
引 言
該案是我國企業(yè)在“走出去”進程中，為數(shù)不多的以反不正當(dāng)競爭為由在海外成功保護知識產(chǎn)權(quán)的案例。該案中我國權(quán)利人認為法國嬌蘭公司使用了與其注冊的歐盟外觀設(shè)計相同的設(shè)計特征，從而構(gòu)成侵權(quán)。由于權(quán)利人在申請注冊過程中對歐盟外觀設(shè)計法律制度理解存在偏差，權(quán)利存在瑕疵。鑒于此，IPSIDE事務(wù)所作為權(quán)利人的訴訟代理人接手此案，提出外觀設(shè)計侵權(quán)主張的同時，還補充提出構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)與不正當(dāng)競爭。巴黎大審法院2019年12月20日判決支持了構(gòu)成不正當(dāng)競爭的主張。該案體現(xiàn)了知識產(chǎn)權(quán)重疊保護的特點，為我國中小企業(yè)在海外靈活運用多種手段維權(quán)積累了經(jīng)驗。
一、 涉案雙方
原告：劉先生（下文稱“劉某”）
汕頭某包裝科技有限公司（以下簡稱“汕頭公司”）被告：Société GUERLAIN S.A. （下文稱“嬌蘭公司”）
國內(nèi)代理律所：汕頭市南粵專利商標(biāo)事務(wù)所
歐洲代理律所：歐洲IPSIDE知識產(chǎn)權(quán)律師事務(wù)所
代理律所：AARPI GIDE LOYRETTE NPIEL
二、 案件基本事實
劉某系歐盟外觀設(shè)計（001721366-0001號，如下圖所示）的權(quán)利人，系我國汕頭某包裝科技有限公司（以下簡稱“汕頭公司”）的創(chuàng)始人。劉某授權(quán)許可汕頭公司使用涉案外觀設(shè)計，將外觀設(shè)計應(yīng)用于一個名為“Brush 5103”的化妝品容器的生產(chǎn)與銷售。
嬌蘭公司系法國化妝品與香水企業(yè)。2010年至2016期間，汕頭公司為嬌蘭公司的MétéoritesTravelling Pearls產(chǎn)品系列供應(yīng)包裝。2017年另一英國企業(yè)替代汕頭公司成為包裝供應(yīng)商。
劉某認為，嬌蘭公司自2017年起繼續(xù)銷售的MétéoritesTravelling Pearls產(chǎn)品使用了與涉案歐盟外觀設(shè)計完全相同或幾乎完全相同的設(shè)計特征，構(gòu)成侵權(quán)。
劉某與汕頭公司作為原告向巴黎大審法院提起訴訟。訴訟代理人預(yù)判了權(quán)利存在瑕疵，訴訟中除提出外觀設(shè)計侵權(quán)主張外，還提出嬌蘭公司的行為構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)與不正當(dāng)競爭。
三、 不出所料：外觀設(shè)計侵權(quán)主張的失利
原告主張嬌蘭公司的行為侵害了受保護的歐盟外觀設(shè)計。作為對抗，嬌蘭公司主張涉案歐盟外觀設(shè)計無效，提出兩點理由：第一，缺乏新穎性。涉案外觀設(shè)計保護申請于2010年6月18日提出，而在此之前相同產(chǎn)品已經(jīng)在歐洲市場銷售；且相同設(shè)計在2009年2月7日在中國申請專利保護，其在中國授權(quán)公告已經(jīng)先于歐盟外觀設(shè)計保護申請，構(gòu)成破壞新穎性的在先公開。第二，缺乏區(qū)別性。涉案外觀設(shè)計與保護前已經(jīng)銷售的若干產(chǎn)品產(chǎn)生相同的整體印象。
原告訴訟代理人針對上述理由提出抗辯，獲得法院支持。第一，具備新穎性。在申請日之前已經(jīng)在市場上公開銷售的產(chǎn)品在高度、直徑、防護罩等方面與涉案產(chǎn)品有所不同，相同外觀設(shè)計并未在申請日前被公開。而對于中國授權(quán)公告造成的公開，公開日為2019年12月23日，雖然早于在歐盟提出保護申請之日，但是享受歐盟6/2002號條例第七條第二款的豁免條款。根據(jù)該條款，申請日前12個月內(nèi)的“自我公開”不破壞新穎性。第二，具備區(qū)別性。涉案外觀設(shè)計與其他產(chǎn)品的區(qū)別，足以造成不同的整體印象。雖然區(qū)別較小，但由于技術(shù)效果限制，設(shè)計人創(chuàng)造空間有限，較小的區(qū)別足以對知情使用人產(chǎn)生不同的整體印象。
縱然如此，權(quán)利人申請時埋下了一個重大失誤，在訴訟中自己也當(dāng)庭予以了承認：外觀設(shè)計上包含一個圓花狀圖式，這個圖式與嬌蘭公司于1987年注冊持有的兩個法國商標(biāo)包含的圖式相同（如下圖所示）。換句話說，原告的外觀設(shè)計中包含了被告的商標(biāo)。根據(jù)歐盟6/2002號條例第二十五條，由于在后外觀設(shè)計包含他人在先商標(biāo)且他人有權(quán)禁止使用，外觀設(shè)計應(yīng)屬無效。巴黎大審法院由此作出了宣告無效的決定，駁回了外觀設(shè)計侵權(quán)主張。
四、 有所遺憾：著作權(quán)侵權(quán)主張的失利
預(yù)判到外觀設(shè)計侵權(quán)主張的失利，起訴依靠的第二點理由是著作權(quán)侵權(quán)。嬌蘭公司對抗稱：第一，不能證明原告是所稱“作品”的作者。第二，不能證明所稱“作品”具有獨創(chuàng)性。
原告引援法國《知識產(chǎn)權(quán)法典》第L111-1條，提出首先公開作品的人在無相反證據(jù)的情形下應(yīng)推定為著作權(quán)人，并提交了兩次公開的證據(jù)。法院確認了原告的著作權(quán)主體資格。然而，法院認為大多數(shù)設(shè)計要素都是功能性的，未能體現(xiàn)作者的個性，并非是自由選擇的成果，不認可涉案設(shè)計具有獨創(chuàng)性，否認構(gòu)成作品，因此未支持著作權(quán)侵權(quán)的主張。
五、 峰回路轉(zhuǎn)：反不正當(dāng)競爭主張的勝利
原告的第三個平行主張是，嬌蘭公司將MétéoritesTravelling Pearls商品投入市場構(gòu)成法國《民法典》第1240條之下的不正當(dāng)競爭，因為上述商品復(fù)制了原告廣受歡迎的產(chǎn)品（“Brush 5103”化妝品容器，使用了涉案外觀設(shè)計）但是由新的分包商生產(chǎn)。原告由此遭受的損失在于，現(xiàn)在無法繼續(xù)將“Brush 5103”產(chǎn)品投入市場，因為該產(chǎn)品被第三方生產(chǎn)，然后被嬌蘭公司以類似的方式提供給消費者。
法院接受了原告訴訟代理人的主張，認為通過對比原告“Brush 5103”產(chǎn)品與嬌蘭公司MétéoritesTravelling Pearls產(chǎn)品于2016年后使用的新容器，顯示出高度的相似度，甚至接近于完全的復(fù)制。在相似性判斷的基礎(chǔ)上，法院認可，原告產(chǎn)品的商業(yè)化將受到阻擾，因為任何企業(yè)如果希望銷售一款化妝品都不會選擇“Brush 5103”作為容器，后者已與嬌蘭公司產(chǎn)品的形象緊密聯(lián)系，以至于無法輕易區(qū)分。最后，法院認定，“嬌蘭公司可以自由地選擇改變其產(chǎn)品規(guī)格，也可自由地選擇新分包商，但卻選擇了一個與原告汕頭公司在五年時間內(nèi)提供的產(chǎn)品完全一致的外觀設(shè)計，剝奪了原告將其容器外觀提供給其他化妝品企業(yè)的機會，使得該容器外觀不能將其他企業(yè)的產(chǎn)品區(qū)別于嬌蘭公司的產(chǎn)品。嬌蘭公司的行為具有過錯，破壞了汕頭公司的經(jīng)營活動，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。”
六、 從本案的“一波三折”總結(jié)我國企業(yè)海外保護知識產(chǎn)權(quán)的經(jīng)驗
本案中，我國企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)雖然取得一定成功，但也暴露出權(quán)利保護的問題。首先，權(quán)利人在海外申請保護前已在中國公開了外觀設(shè)計，容易造成新穎性破壞，埋下了被宣告無效的隱患。其次，權(quán)利人的目標(biāo)市場包括海內(nèi)外，本應(yīng)及時于海內(nèi)外同時進行保護申請，但海外申請遲遲未能展開，再度埋下隱患。最后，權(quán)利人未能充分理解海外知識產(chǎn)權(quán)制度，造成重大失誤，作為包裝分包商，將發(fā)包商的商標(biāo)作為外觀設(shè)計的一部分，最終導(dǎo)致外觀設(shè)計被宣告無效。
本案同時也為我國“走出去”的企業(yè)積累了經(jīng)驗。第一，有必要提高布局海外知識產(chǎn)權(quán)的意識，在技術(shù)方案、設(shè)計方案公開前及時取得海外目標(biāo)市場所在國授予的知識產(chǎn)權(quán)。第二，有必要增加對域外知識產(chǎn)權(quán)法律制度的認識，避免因理解偏差造成權(quán)利瑕疵。第三，除取得有效注冊申請外，有必要豐富維權(quán)手段，靈活運用知識產(chǎn)權(quán)重疊保護的特點，從專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、反不正當(dāng)競爭多角度入手維權(quán)。海外維權(quán)須綜合運用當(dāng)?shù)胤梢?guī)范，例如本案中包括法國《知識產(chǎn)權(quán)法典》《民法典》等，一方面對域外法律執(zhí)業(yè)能力提出更高要求，另一方面對國際維權(quán)合作提出更高要求。本案是法國歷史上中國企業(yè)第一次以反不正當(dāng)競爭成功維護利益的案例，其成功離不開中國權(quán)利人企業(yè)、權(quán)利人中國代理所與歐洲訴訟代理團隊的協(xié)力合作。
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