眾所周知，避免商標(biāo)注冊(cè)遭駁回的其中一個(gè)重要因素就是顯著性。
通常判斷顯著性的關(guān)鍵取決于標(biāo)志本身與指定使用商品/服務(wù)之間的關(guān)聯(lián)程度，關(guān)聯(lián)程度越高，顯著性越弱;關(guān)聯(lián)程度越低，則顯著性越強(qiáng)。
盡管在法理上，我們認(rèn)為在商標(biāo)授權(quán)階段中對(duì)標(biāo)志顯著性的強(qiáng)弱沒什么要求，只要求顯著性的有無，即只要標(biāo)志達(dá)到最低限度的顯著性便可申請(qǐng)注冊(cè)。但實(shí)踐中，從商標(biāo)局長(zhǎng)期以來的審查結(jié)果來看，最低限度的顯著性是非常抽象也非常主觀的概念。
這并不是說沒顯著性就不允許注冊(cè)了，其實(shí)商標(biāo)的顯著性并非天然存在，有些商標(biāo)的顯著性是可以在其使用中獲得，且他人提出的無效宣告請(qǐng)求也會(huì)被駁回。
雖然我國(guó)《商標(biāo)法》第十一條第一款第二項(xiàng)明確規(guī)定，僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)。但第十一條第二款規(guī)定，前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。
在這里，我們可以根據(jù)北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審理的一個(gè)案子舉例。
北京小罐茶業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱小罐茶公司)注冊(cè)的第20426843號(hào)“小罐茶”商標(biāo)(簡(jiǎn)稱訴爭(zhēng)商標(biāo))，被常州開古茶葉食品有限公司(簡(jiǎn)稱開古茶公司)提出了無效宣告請(qǐng)求。
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審理后認(rèn)定，訴爭(zhēng)商標(biāo)未違反商標(biāo)法第十條第一款第七、第八項(xiàng)的規(guī)定，未構(gòu)成商標(biāo)法第十一條第一款第一項(xiàng)所指情形，雖然訴爭(zhēng)商標(biāo)指定使用在茶、茶飲料等商品上僅表示了商品的包裝方式等特點(diǎn)缺乏顯著特征，但在案證據(jù)可以證明“小罐茶”商標(biāo)使用在茶商品上經(jīng)宣傳使用在一定程度上起到了區(qū)別商品來源的作用，訴爭(zhēng)商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)法第十一條第二款所指情形，未構(gòu)成商標(biāo)法第十一條第一款第二項(xiàng)、第三項(xiàng)所指情形，未構(gòu)成商標(biāo)法第四十四條第一款所指情形，因此訴爭(zhēng)商標(biāo)予以維持。
開古茶公司不服，就被訴裁定向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。隨后法院作出一審判決，認(rèn)為在案證據(jù)可以認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)經(jīng)使用已取得了可予注冊(cè)的顯著性，符合商標(biāo)法第十一條第二款規(guī)定的情形，同時(shí)并不違反商標(biāo)法第十條第一款第七、第八項(xiàng)的規(guī)定。故判決駁回原告開古茶公司的訴訟請(qǐng)求。
法院觀點(diǎn)
訴爭(zhēng)商標(biāo)為中文“小罐茶”，申請(qǐng)注冊(cè)在“茶;用作茶葉代用品的花或葉;茶飲料;冰茶”商品上，其中，“茶”是茶葉的簡(jiǎn)稱，“小罐”，通常指產(chǎn)品的包裝，“小罐茶”字面意思為小型罐體包裝的茶葉，“小罐茶”直接表明了該類商品的主要原料、產(chǎn)品包裝特征等特點(diǎn)，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的固有顯著性，本應(yīng)符合商標(biāo)法第十一條第一款第二項(xiàng)規(guī)定的不得注冊(cè)為商標(biāo)的情形。
但是，商標(biāo)法第十一條第二款規(guī)定，前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。即在缺乏固有顯著性的情況下，標(biāo)志本身仍舊可以通過在真實(shí)、合法、有效的使用，取得顯著特征，從而獲得可注冊(cè)性。
另外，法院查明，第三人對(duì)“小罐茶”已投入廣告2.6億，在全國(guó)多省市開設(shè)門店600余家。結(jié)合第三人提交的經(jīng)銷合同及發(fā)票、所獲榮譽(yù)、廣告宣傳合同、媒體報(bào)道、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、廣告審計(jì)報(bào)告等材料，以及多件民事判決中認(rèn)定的事實(shí)情況，因此北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為，在案證據(jù)可以認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)在相關(guān)公眾中已具有較高知名度，與第三人形成了對(duì)應(yīng)關(guān)系，經(jīng)使用取得了可以作為商標(biāo)注冊(cè)的顯著性，可以起到區(qū)分商品來源的作用。因此，訴爭(zhēng)商標(biāo)經(jīng)使用已取得了可予注冊(cè)的顯著性，符合商標(biāo)法第十一條第二款規(guī)定的情形。
綜上，在判斷標(biāo)志是否通過使用獲得顯著性時(shí)，可以結(jié)合以下因素進(jìn)行考量：
1、該標(biāo)志實(shí)際使用的方式、效果、作用，即是否以商標(biāo)的方式進(jìn)行使用;
2、該標(biāo)志實(shí)際持續(xù)使用的時(shí)間、地域、范圍、銷售規(guī)模等經(jīng)營(yíng)情況;
3、該標(biāo)志在相關(guān)公眾中的知曉程度;
4、該標(biāo)志通過使用具有顯著性的其他因素。
雖然審查判斷商標(biāo)是否通過使用獲得顯著性，需要以提出其注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)的事實(shí)狀態(tài)為準(zhǔn)，但如果有充分證據(jù)能夠證明訴爭(zhēng)商標(biāo)在申請(qǐng)日之后通過實(shí)際、有效使用確已獲得顯著性的，從節(jié)約司法資源和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益的視角出發(fā)，多半會(huì)對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)日后的證據(jù)一并予以考量。
如果當(dāng)事人對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用行為，使得訴爭(zhēng)商標(biāo)在長(zhǎng)期、廣泛的使用過程中顯著特征得到進(jìn)一步增強(qiáng)，使得相關(guān)公眾完全能將其與原告建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，發(fā)揮指代商品來源的作用，即可認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)在使用過程中取得了顯著性，符合商標(biāo)法第十一條第二款所規(guī)定的“可以作為商標(biāo)注冊(cè)”的情形。
說起來，容易被認(rèn)為缺乏顯著性的顏色組合商標(biāo)、聲音商標(biāo)，同樣可以在使用中獲得顯著性并成功注冊(cè)。
比如吉列公司旗下的金霸王電池顏色組合商標(biāo)，商標(biāo)局曾以該商標(biāo)圖形僅直接反映了商品的外形，缺乏顯著性，不具備商標(biāo)識(shí)別作用，違反了《商標(biāo)法》第十一條第一款第(二)項(xiàng)、第(三)項(xiàng)的規(guī)定為由，駁回其注冊(cè)申請(qǐng)。
后來申請(qǐng)人在駁回復(fù)審中提交了：廣告宣傳資料以及費(fèi)用支出;AC尼爾森關(guān)于“金霸王”和“金能量”電池銷售市場(chǎng)調(diào)查記錄;關(guān)于申請(qǐng)商標(biāo)電池產(chǎn)品德國(guó)市場(chǎng)調(diào)查資料復(fù)印件;申請(qǐng)人享有商標(biāo)專用權(quán)事宜簽訂的協(xié)議書及部分內(nèi)容的翻譯;申請(qǐng)商標(biāo)在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的注冊(cè)資料等等和申請(qǐng)商標(biāo)有關(guān)的證據(jù)。由此證實(shí)申請(qǐng)商標(biāo)已經(jīng)通過使用獲得了顯著性，可以作為區(qū)分其他商品來源的商標(biāo)而注冊(cè)使用，所以最終這枚商標(biāo)獲得認(rèn)可并成功注冊(cè)。
還有大家熟知的QQ聲音商標(biāo)“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”案例。和金霸王電池顏色組合商標(biāo)一樣，商評(píng)委一開始是以缺乏顯著性為由，駁回該商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。但騰訊不服，直接向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起了行政訴訟，并最終獲得法院的支持，拿下了這枚聲音商標(biāo)。
北知院認(rèn)為“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”商標(biāo)具有顯著性。申請(qǐng)商標(biāo)的聲音整體上在其指定使用的服務(wù)項(xiàng)目上，能夠起到標(biāo)識(shí)服務(wù)來源的功能。商評(píng)委認(rèn)定其不具備顯著性的決定，缺乏事實(shí)及法律依據(jù)，于是判決：撤銷商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出的被訴決定，責(zé)令商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新作出決定。
商評(píng)委不服便上訴到了北高院，法院指出“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”聲音通過在QQ即時(shí)通訊軟件上的長(zhǎng)期持續(xù)使用，事實(shí)上已經(jīng)具備了識(shí)別服務(wù)來源的作用。所以最終核定了騰訊在部分已經(jīng)使用的服務(wù)類別上的注冊(cè)。
不過比起顏色組合商標(biāo)和聲音商標(biāo)，很多人還是更容易對(duì)文字或圖形產(chǎn)生記憶。于是有不少申請(qǐng)人采用類似于通用名稱作為商標(biāo)注冊(cè)，和“小罐茶”一樣，雖然本身不具備顯著特征，但是經(jīng)過使用從而具備顯著性的還有“兩面針”“三七”“酸酸乳”“六個(gè)核桃”“黑又亮”“餓了么”等商標(biāo)。
那么如果申請(qǐng)一個(gè)簡(jiǎn)單的商標(biāo)，可以通過使用證據(jù)將原本不具有顯著性的商標(biāo)注冊(cè)成功嗎?
比如使用某個(gè)字母或數(shù)字的這種簡(jiǎn)單商標(biāo)，通常來說很容易被認(rèn)為缺乏顯著性。除非有證據(jù)證明申請(qǐng)商標(biāo)已經(jīng)通過長(zhǎng)期大量的使用獲得了極高知名度，從而取得顯著性，比如麥當(dāng)勞的“M”、箭牌的“5”等等。
通過上述案例可知，商標(biāo)的商業(yè)性使用、首次使用的時(shí)間、使用地域及范圍、商品的銷售額及市場(chǎng)占有率、商標(biāo)的廣告宣傳等證據(jù)在“商標(biāo)獲得顯著性”的認(rèn)定中起到至關(guān)重要的作用。
不過一般企業(yè)注冊(cè)此類商標(biāo)還是有一定風(fēng)險(xiǎn)的，如果為了讓自己的標(biāo)志具有顯著性，計(jì)劃先打出知名度后再申請(qǐng)注冊(cè)，那么等標(biāo)志小有名氣的時(shí)候，可能會(huì)被他人山寨，導(dǎo)致商標(biāo)還未注冊(cè)成功便已失去市場(chǎng)。
因此，蝸牛納建議先咨詢專業(yè)的商標(biāo)代理，讓其評(píng)估商標(biāo)駁回風(fēng)險(xiǎn)，這樣可在風(fēng)險(xiǎn)較高的情況下及時(shí)對(duì)商標(biāo)名稱進(jìn)行修改或調(diào)整，如此不僅能提高商標(biāo)注冊(cè)成功率，還能避免因商標(biāo)駁回造成時(shí)間與金錢的雙重?fù)p失。
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