原標(biāo)題：關(guān)于調(diào)解一件跨多國商標(biāo)搶注案的思考
近年來，隨著一帶一路的提出，中國企業(yè)“走出去”步伐的加快，企業(yè)遭遇海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛數(shù)量逐漸上升。本文分享一起典型的我國商標(biāo)在東南亞被惡意搶注的案例和以此引發(fā)的思考。
近年來，隨著一帶一路的提出，中國企業(yè)“走出去”步伐的加快，企業(yè)遭遇海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛數(shù)量逐漸上升。其中，隨著中國企業(yè)品牌在更大范圍內(nèi)獲得關(guān)注和認可，相關(guān)商標(biāo)在海外被搶注或者被侵權(quán)成為高發(fā)和突出的問題。尤其是東南亞市場更是成為商標(biāo)搶注的重災(zāi)區(qū)，2023年甚至有某職業(yè)搶注人在菲律賓搶注了幾十件中國知名電商品牌的事件發(fā)生。對于此種情形，以下分享筆者所在公司經(jīng)辦的一起典型的我國商標(biāo)在東南亞被惡意搶注的案例和以此引發(fā)的思考。
A公司是一家核心技術(shù)和自主品牌的硬件高科技公司，是該領(lǐng)域內(nèi)全球知名的消費電子品牌，相關(guān)產(chǎn)品榮獲了一系列國內(nèi)外知名獎項，產(chǎn)品深受業(yè)內(nèi)專家和大眾用戶的喜愛。公司定位于全球市場，擁有該領(lǐng)域內(nèi)的自主知識產(chǎn)權(quán)。
泰國商人S先生在2017年7月在美國參加某知名消費電子展會時，發(fā)現(xiàn)了品牌A的一款產(chǎn)品非常新穎實用，并購買了多個產(chǎn)品供自己和家人使用，使用者都對這款產(chǎn)品贊不絕口。S先生立馬發(fā)現(xiàn)了其中的商機，在2017年8月回到泰國后立即給A公司寫了郵件，表示非常喜歡這款產(chǎn)品，希望能代理這款產(chǎn)品，在東南亞地區(qū)進行銷售，但是A公司對S先生進行盡職調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，其并不是這個行業(yè)的從業(yè)人員，沒有任何銷售經(jīng)驗和渠道資源，于是婉言謝絕了S先生。而S先生并沒有死心，在未獲得A公司同意或許可的情況下，S先生于2017年8月在泰國和新加坡提交了A公司的商標(biāo)注冊。隨后又分別在東南亞其他國家提交了商標(biāo)申請。
A公司早在2012年便開始在中、美、日、澳、韓、歐盟等區(qū)域申請了A商標(biāo)。但因其專注于技術(shù)和產(chǎn)品，而忽視了在東南亞的商標(biāo)布局，直到2017年10月A公司才首次在東南亞的新加坡提交商標(biāo)申請。直至A商標(biāo)在新加坡被駁回，A公司才發(fā)現(xiàn)該商標(biāo)已在東南亞多國遭遇搶注。而S先生申請的新加坡商標(biāo)已經(jīng)核準(zhǔn)注冊，泰國，越南商標(biāo)已在公告當(dāng)中，其它幾個國家的商標(biāo)也都在審查當(dāng)中。
A公司不得已在多方調(diào)查取證之后委托筆者所在公司針對搶注商標(biāo)采取了以下措施：
以A的名義盡快在東南亞各個國家提交A的商標(biāo)申請；
對已搶注成功的新加坡商標(biāo)提起無效程序；
對公告中的泰國，越南商標(biāo)提起異議程序；
實時監(jiān)控其它正在審查當(dāng)中的搶注商標(biāo)；
調(diào)查S先生名下申請的所有商標(biāo)并實時監(jiān)控；
請?zhí)﹪蓭熀徒?jīng)銷商調(diào)查S先生的背景及嘗試聯(lián)系對方和談；
開始收集各個國家的商標(biāo)使用證據(jù)及其它證據(jù)材料為后面的維權(quán)措施做準(zhǔn)備；
想要奪回A商標(biāo)的所有權(quán)，A公司第一個要面對的案件就是新加坡的商標(biāo)無效案件，A公司提起無效后，S先生做了答辯的同時，對A公司其它申請的4件系列商標(biāo)提出了異議申請，故在新加坡一個國家就有5個并列的異議/無效案件。新加坡的異議/無效案件程序相對比較復(fù)雜，類似于司法程序，全程耗時較久而且律師費非常昂貴。在異議/無效案件雙方進行答辯后進入調(diào)解程序，S先生律師首先表達了和解的意愿。A方同意進行和解。
調(diào)解當(dāng)天， A方律師首先表示A方有足夠的證據(jù)來證明對方的商標(biāo)惡意搶注行為以及A公司才是此商標(biāo)的合法權(quán)利人，并有信心在接下來各國的商標(biāo)異議/無效程序中取得勝利。A方律師提供了以下主要證據(jù)及理由陳述：
1、A公司注冊于2011年10月，且于2014年10月獲得了版權(quán)登記證書。根據(jù)《伯爾尼公約》，A方有權(quán)在《伯爾尼公約》簽署和批準(zhǔn)的國家/地區(qū)（即本調(diào)解有關(guān)的大多數(shù)東南亞司法管轄區(qū)）享有版權(quán)保護并有權(quán)提起侵權(quán)訴訟。
2、A公司早在2013年就在新加坡和東南亞國家開始銷售A品牌的產(chǎn)品，有大量的使用證據(jù)和銷售額報表可證明這一點，另A方的官方網(wǎng)站可以從所有主要的全球市場（包括大多數(shù)東南亞國家）進行訪問。自2011年建站以來，來自東南亞國家的無數(shù)用戶訪問了A網(wǎng)站。
3、截至2023年5月31日，除了A公司之外，S先生還在全球范圍內(nèi)提交了超過100件不同品牌的商標(biāo)申請，沒有證據(jù)能表明S先生已經(jīng)使用過這些商標(biāo)。由此可證明S先生的商標(biāo)投機意圖。
4、在2017年8月的電子郵件中，S先生明確詢問了是否有可能以“我自己的品牌”的名義生產(chǎn)A公司的產(chǎn)品。由此可證明S在明知A品牌屬于A公司的情況下仍然提交了不屬于自己的商標(biāo)申請，隨后在東南亞其它國家陸續(xù)申請系列商標(biāo)也證明了其想要在A已經(jīng)銷售卻未取得商標(biāo)的市場搶注商標(biāo)給A方施加壓力，并以此從A獲得經(jīng)銷商權(quán)利，獲取非法利益的意圖。
A方律師認為基于S明顯的惡意以及A公司手上充分的證據(jù)，A沒有理由向?qū)Ψ街Ц陡哳~的和解費用，為了盡快解決此糾紛，A最多向?qū)Ψ街Ц逗侠淼纳虡?biāo)申請支出費用。此次調(diào)解持續(xù)了將近20個小時，經(jīng)過WIPO調(diào)解員和雙方律師的多番努力最終達成和解。爭議雙方代表以及調(diào)解員在WIPO新加坡調(diào)解辦公室簽署了最終調(diào)解協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容包括但不限于以下主要條款：
1、S先生名下注冊的所有A公司的商標(biāo)按A的要求進行撤回或者轉(zhuǎn)讓給A；
2、S先生名下注冊的所有A公司的域名轉(zhuǎn)讓給A；
3、S方在10個工作日內(nèi)銷毀所有包含A公司商標(biāo)的材料和物資，包括電子文件，并簽署相關(guān)的法定聲明；
4、S方承諾不在新加坡或其他地方使用或申請注冊A商標(biāo)或包含A等文字或圖形類似商標(biāo)，無論是以其個人名義還是通過任何其他相關(guān)利益方。并且不得以任何形式反對A方的商標(biāo)注冊。
基于此案引發(fā)的幾點思考及建議：
1、海外商標(biāo)注冊布局：商標(biāo)具有地域性，企業(yè)應(yīng)“市場未動，品牌先行”提前在出口國進行商標(biāo)的布局注冊。商標(biāo)布局時應(yīng)注意覆蓋所有已經(jīng)出口銷售的國家，覆蓋所有正在銷售的產(chǎn)品類目，申請的商標(biāo)應(yīng)與使用中的商標(biāo)圖樣保持一致。有條件的企業(yè)應(yīng)對未來的目標(biāo)市場也提前進行布局。
2、重視版權(quán)保護：若商標(biāo)是帶有圖案設(shè)計的，建議盡早進行版權(quán)的登記保護。尤其是對于暫時沒有足夠的預(yù)算進行全球商標(biāo)布局的企業(yè)來說尤其重要，這對后面可能出現(xiàn)的商標(biāo)維權(quán)奠定了權(quán)利基礎(chǔ)。
3、重視域名注冊：域名注冊的成本低，速度快，絕大多數(shù)國家不審查，注冊率高。這就給了競爭對手和不法分子可乘之機，利用域名導(dǎo)入客戶搶占市場。建議產(chǎn)品出口到某個國家前，提前在目標(biāo)國對域名和商標(biāo)進行注冊保護。
4、建立商標(biāo)監(jiān)控體系：針對重點出口國家或地區(qū)開展商標(biāo)和市場的監(jiān)控及時發(fā)現(xiàn)并解決糾紛。尤其針對一些不實審的國家，例如歐盟及歐盟成員國等，商標(biāo)監(jiān)控是不可或缺的。
5、遭遇侵權(quán)應(yīng)積極應(yīng)對：企業(yè)商標(biāo)權(quán)益在海外被侵害時應(yīng)積極應(yīng)對，根據(jù)搶注商標(biāo)的申請狀態(tài)來采取適當(dāng)?shù)拇胧┚S護自身權(quán)益。
6、具體案件制定具體策略：當(dāng)商標(biāo)權(quán)益在海外被侵害時，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況以及各國制度環(huán)境的不同而選擇合適的方式和途徑來化解糾紛。替代性糾紛解決機制（非訴訟糾紛解決機制）越來越普遍，大家都在尋求更加有效的解決方案。調(diào)解是全球知識產(chǎn)權(quán)爭端更高效、低成本的選擇。
7、保存證據(jù)，完善內(nèi)部管理體系：在解決商標(biāo)海外糾紛的案件中，證據(jù)是否充分很大程度上決定了維權(quán)能否成功。因此企業(yè)在日常運營中要重視商標(biāo)使用證據(jù)的搜集和保存，包括自有商標(biāo)在注冊國的使用證據(jù)，例如銷售合同，進出口合同，提單，發(fā)票等。能夠證明對方惡意搶注的有關(guān)證據(jù)，例如商業(yè)關(guān)系證明文件，往來郵件，在先使用證明文件等。自有商標(biāo)知名度的相關(guān)證據(jù)，例如榮譽，廣告，雜志代言，展會等。同時健全和完善企業(yè)內(nèi)部的知識產(chǎn)權(quán)管理體系。
8、經(jīng)銷協(xié)議和銷售合同中添加品牌和商標(biāo)的相關(guān)條款：就目前遇到的案例而言，搶注方絕大多數(shù)都是兩類群體，一類是專門惡意注冊各類商標(biāo)的職業(yè)搶注人，這一類通過保存證據(jù)和證明惡意絕大多數(shù)都能取得較好的效果，并且這些人就是奔著錢來的，他們對于公司主營業(yè)務(wù)大多不存在惡意；而另外一類則是和公司業(yè)務(wù)相關(guān)的上下游企業(yè)，尤其是在海外有銷售業(yè)務(wù)的下游代理商，這些人對于本地的法律法規(guī)相對比較熟悉，而且懂相關(guān)業(yè)務(wù)，因此，在合同中約定他們禁止注冊品牌方相關(guān)商標(biāo)和域名的相關(guān)條款，未來一旦遇到被搶注，也能夠留有相關(guān)證據(jù)。
9、注意展會期間的知識產(chǎn)權(quán)保護：每年各種大型展會結(jié)束后，會產(chǎn)生一小波商標(biāo)搶注的高峰，參展企業(yè)在展會期間應(yīng)做好知識產(chǎn)權(quán)的保護工作，登記來訪意向客戶的詳細信息，顯著位置標(biāo)明商標(biāo)權(quán)屬，并讓來訪者簽字確認。以減少展會結(jié)束后的商標(biāo)搶注現(xiàn)象。
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