FTO(Freedom-to-Operate或技術自由實施)調查是在專利文獻檢索的基礎上，在有效或正在申請的專利中，就某一產(chǎn)品、工藝或技術是否可能被視為侵犯他人擁有的專利權，而獲取有關技術實施風險的法律意見(注1)。FTO調查也稱為防侵權檢索、防侵權調查、專利風險排查，不同表述之間有細微的區(qū)別，但總體上都是在專利檢索的基礎上，通過法律分析和判斷，明晰技術實施面臨的具體專利侵權風險(注2)。FTO報告則是對某項技術進行FTO調查后形成的報告，旨在基于目標技術事實，通過專利檢索和侵權分析得出專利侵權風險調查結論，進而提供法律意見，以及制定應對措施來管控潛在風險。
FTO調查的實務情形
FTO調查的使用場景包括研發(fā)階段、產(chǎn)品面市前、企業(yè)上市、專利糾紛、收購并購、投融資等等。其中，產(chǎn)品面市前在具體實務中包括實體產(chǎn)品上市、電商平臺銷售、產(chǎn)品出口等等銷售和許諾銷售的情形。實務中較為常見的是研發(fā)階段、產(chǎn)品面市前、以及專利糾紛階段開展的FTO調查。
研發(fā)階段的FTO調查屬于主動排查風險的情況。主要目的是在產(chǎn)品設計階段就主動發(fā)現(xiàn)風險專利，研發(fā)階段就能主動規(guī)避設計;或者在難以規(guī)避的情形下，針對競爭對手的風險專利開展防御布局等等。在侵權風險的應對方式上，操作空間大，主動性強。
產(chǎn)品面市前、專利糾紛、重要專利運營階段，通常屬于較為被動的情形。在產(chǎn)品面市前，企業(yè)面臨的情況是產(chǎn)品設計已經(jīng)定稿，生產(chǎn)模具、生產(chǎn)線已配置完成，樣品已經(jīng)產(chǎn)出，大規(guī)模產(chǎn)品生產(chǎn)和上市已經(jīng)臨近，甚至已經(jīng)生產(chǎn)完成。此時，為了應對上市宣傳、競爭對手發(fā)難、商業(yè)合同簽署等等情形而進行的風險評估。此時，企業(yè)多數(shù)難以接受重新設計的成本，F(xiàn)TO調查結果也大多不會影響產(chǎn)品上市和商業(yè)合同簽署的節(jié)奏。這一情形導致規(guī)避設計空間有限，F(xiàn)TO調查的應對方案中也會較少采用規(guī)避設計，而是主要針對障礙專利權的處理、或者采用其他法律和商業(yè)方式來管控企業(yè)侵權風險，實現(xiàn)產(chǎn)品能夠繼續(xù)上市、商業(yè)合作有序展開，但風險可管控的效果。
專利糾紛階段屬于同樣被動的情形，例如針對企業(yè)已經(jīng)收到侵權警告的情況，在是否談判許可和重新設計產(chǎn)品的選擇上，F(xiàn)TO調查將提供這一產(chǎn)品是否還有其他潛在侵權風險、其他潛在風險的專利權利人等等風險面及影響面的評估，為當前風險的應對提供信息，從而規(guī)劃應對措施。
重要專利運營階段通常是專利許可、技術轉讓等情形，此時技術實施的風險主要影響商業(yè)合同中的侵權風險條款的擬定，許可費設置等。此時，面對風險專利也處于被動場景，如何管控商業(yè)合作中的風險和應對方式是主要問題。
從上述實務中面臨的情況，以及通常FTO調查的操作流程看(圖1)，F(xiàn)TO調查的核心是發(fā)現(xiàn)風險和風險管控，這也是外部律師在專利風險上提供的重要服務。而發(fā)現(xiàn)風險的核心是專利檢索，風險管控的核心是風險應對方案。
圖1 FTO操作流程
FTO調查的檢索
FTO調查中的全面檢索有別于新穎性、創(chuàng)造性檢索，其檢索策略需要適當上位，設計合適的上位檢索策略，并通過查全率來校驗檢索的全面性。此外，實務中還需要結合重點專利追蹤、同族檢索、重點申請人檢索等等補充手段，以盡力防止檢索疏漏(全面檢索流程圖2)。
圖2
通過全面檢索來排查一個產(chǎn)品的專利侵權風險，在檢索策略充分上位的情況下，需要排查的專利數(shù)量通常非常大，這就導致FTO的價格居高不下。企業(yè)在產(chǎn)品利潤不適合支撐全面風險排查的情況下，實務中也可以考慮通過核心技術點、核心銷售地區(qū)、關鍵競爭對手等限制方式，適當縮小侵權風險排查的范圍，將風險排查集中在關鍵技術、關鍵地區(qū)、關鍵競爭對手上，實現(xiàn)FTO調查成本與風險承擔的平衡。
FTO調查中的風險應對
經(jīng)過專利檢索和專業(yè)律師的侵權風險判斷后，實務中面對的另一重要問題就是在發(fā)現(xiàn)風險專利的情況下，如何幫助客戶評估風險影響、如何管控風險影響。從風險收益角度，幫助企業(yè)最終做出有利于己的商業(yè)決策。這就要求外部律師在綜合FTO調查結論時，全面梳理風險專利本身的情況、風險專利權人的情況，再與企業(yè)共同探討侵權風險影響，評估損益，從而制定應對預案。
應對預案的具體方案上，需要在FTO調查結果的基礎上，與企業(yè)共同探討多種方案的影響，例如相應訴訟策略和非訴策略對應的成本和收益。從企業(yè)應對侵權風險上看，存在專利侵權的潛在涉訴風險，并不當然導致產(chǎn)品下架、乃至銷毀模具等激烈對抗結果。面對潛在涉訴風險，訴訟策略中主要考慮侵權訴訟的訴訟程序應對思路、抗辯成功性、無效可能性、敗訴影響、損害賠償金額、對等提出侵權訴訟可能性等等。其中，抗辯是FTO應對策略中應用較多的應對思路，且有較多的訴訟案例支持。
在非訴策略上，考慮技術方案更換成本、許可談判可能性和支出、其他商業(yè)談判可能性等等。在FTO調查的應對策略上，將與客戶共同進行損益考慮，為風險管控提供思路。
綜上，F(xiàn)TO調查是一項綜合性較強的涉專利的法律風險調查，綜合技術、專利、法律和經(jīng)濟考量。海外如美國、英國、加拿大、日本、韓國、臺灣等具有專利侵權懲罰性賠償制度的國家，F(xiàn)TO調查報告是能夠幫助被告證明不構成有意侵權，從而降低懲罰性賠償額。目前，國內(nèi)訴訟中，也已有“鑒于XX公司委托他人作出侵權評估報告，其侵權惡意較之漠視法律的侵權人仍有區(qū)別，本院認為可酌情減輕其賠償責任”(注3)的裁判先例。因此，將第三方客觀、獨立的FTO調查嵌入到主要核心產(chǎn)品、關鍵技術的研發(fā)、以及產(chǎn)品商業(yè)流程中是企業(yè)風險管控、提供減少惡意侵權賠償責任證據(jù)的重要方式。
注：
1.https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/05/article_0006.html
2.專利侵權風險防控，F(xiàn)TO分析實務指南
3.(2022)浙01知民初383號
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