內(nèi)容提要：
引言
如何應(yīng)對非正常專利申請通知
關(guān)于篩查方式
關(guān)于非正常專利申請的定義
關(guān)于非正常專利申請的通知
關(guān)于非正常專利申請的應(yīng)對
關(guān)于非正常專利申請的自查
結(jié)語
(本文共計4000+字，建議閱讀時間20分鐘)
>>> 引 言
從2021年各地第一批非正常專利申請到2022年各地第二批非正常專利申請，經(jīng)過這一年半的磨合，相信IP圈內(nèi)的從業(yè)人員已或多或少對國家知識產(chǎn)權(quán)局每季度一次的“非正常專利申請”排查工作有所適應(yīng)。因此，筆者推測：在未來的一段時間內(nèi)非正常專利申請的排查或?qū)⒊B(tài)化。
那么，在收到此類“非正常專利申請”通知后，申請人該如何應(yīng)對?
在實務(wù)工作中，筆者發(fā)現(xiàn)，總有很多申請人在應(yīng)對時不知該何去何從。盡管，大部分非正常專利確實不正常，但是難免有正常專利申請被誤傷的情況。因此，從這部分申請人的角度來說，他們辛苦研發(fā)的專利技術(shù)，在被扣上這么一頂帽子后簡直“無處喊冤”，再碰上代理機構(gòu)不經(jīng)分說就勸撤，就更加深了矛盾——“原來最懂我的是你，你卻勸我去自首“;更有甚者會認為，“我的牌(技術(shù))是好的，是你把它打成了一手爛牌(造成非正常專利)，我還沒找你算賬呢“!
>>> 如何應(yīng)對非正常專利申請通知
想知道“非正常專利申請”通知的正確打開方式嗎?
筆者給各位細細捋一捋：
1、關(guān)于篩查方式
國家知識產(chǎn)權(quán)局當下是以什么方式篩查非正常專利申請的?
從2021年3月19日國家知識產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)發(fā)布的局要聞中可以看到：“國家知識產(chǎn)權(quán)局成立專門的工作組，明確排查標準，通過計算機輔助篩查+人工核查相結(jié)合手段，全面排查、仔細甄別、審慎決定，多個相關(guān)部門共同把關(guān)篩選后再通報下達至各地方知識產(chǎn)權(quán)管理部門。”[1]
在國家知識產(chǎn)權(quán)大環(huán)境取得顯著凈化的同時，由于國家知識產(chǎn)權(quán)局反饋的非正常案件數(shù)量眾多，僅2021年就排查出81.5萬件非正常專利申請。在這樣的體量下，誤傷在所難免。
不過從國家知識產(chǎn)權(quán)局2022年3月21日發(fā)布的公告中的年度任務(wù)清單內(nèi)容來看，今年對于非正常專利申請的排查，將進一步完善工作機制，創(chuàng)新排查方式，提高發(fā)現(xiàn)和打擊非正常專利申請的力度和精準度。[2]
2、關(guān)于“非正常專利申請”的定義
什么樣的專利申請會被列為“非正常專利申請”?
如果被判定屬于《關(guān)于規(guī)范申請專利行為的辦法》(國家知識產(chǎn)權(quán)局第411號公告)第二條規(guī)定的九項“非正常申請專利的行為”，即會被列為非正常申請。
各地方局在通知代理機構(gòu)或申請人時，下發(fā)的數(shù)據(jù)表中都會有一列顯示“案情說明”，例如說明：“屬于《國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于進一步嚴格規(guī)范專利申請行為的通知》中所列出以下非正常專利申請行為，包括：(三)、(五)”。
那么，什么是“(三)、(五)”呢?
我們可以對照“九種非正常專利申請情形與政策解讀”去看。通過對照下表，申請人可以了解非正常專利申請行為界定，知曉這種行為存在的情形，并能幫助申請人更有針對性地評估自身情況。
注：表中所述的“政策解讀”來源于國家知識產(chǎn)權(quán)局在2021年3月21日發(fā)布的“《關(guān)于規(guī)范申請專利行為的辦法》解讀”。[3]
3、關(guān)于“非正常專利申請”的通知
為什么是地方局通知我，收到這個就表示被列為非正常專利申請了嗎?
其實，不少專利申請人在收到地方局(市場監(jiān)督管理局/監(jiān)管所)的紅頭文件及專利數(shù)據(jù)后，都比較疑惑。有的申請人在收到短信或電話通知時，甚至?xí)岩稍撔畔⒌恼鎸嵭裕瑥亩x擇忽視，最終未能及時答復(fù)地方局處理意見。
在整個非正常專利排查工作中，國家知識產(chǎn)權(quán)局、各地方局、代理機構(gòu)和申請人之間的關(guān)系，如下圖所示：
當部分地方局在無專利申請人聯(lián)系信息時，會通知到該案的代理機構(gòu)，再由代理機構(gòu)負責(zé)轉(zhuǎn)達專利申請人，故有可能存在專利申請人既收到地方局的通知，又收到來自合作代理機構(gòu)轉(zhuǎn)達的情況。若申請人僅收到地方局通知，也可以請合作代理機構(gòu)協(xié)助核實真?zhèn)巍５枳⒁獾氖牵祟愅ㄖ^不會發(fā)生“向申請人收取費用可幫助辦理取消非正常專利”的情形。
另外，筆者發(fā)現(xiàn)近期個別地方局會在非正常專利通知工作中，在當?shù)刂付臣掖頇C構(gòu)協(xié)助地方局向管轄地的所有非正常專利申請人通知相關(guān)事宜，申請人可以注意識別是否有地方局蓋章的委托書證明委派關(guān)系，如下圖所示：
4、關(guān)于“非正常專利申請”的應(yīng)對
收到非正常專利申請自查及整改的通知后，我該怎么辦?
第一步，了解這些專利申請分別因為什么原因被列為非正常專利。
個別地方局會在通知非正常專利申請的同時，在表格“案情說明”一列中告知被列為非正常專利的原因，最常見的是第(一)、(三)和(五)三種情形。
建議專利申請人多結(jié)合自身情況，客觀地分析是否存在所指出的非正常專利行為，確系存在問題的，積極配合撤回是最優(yōu)選擇。
如果申請人認為該專利申請可能被誤傷，若能夠按要求充分提供相關(guān)申訴材料的，也可以找合作機構(gòu)溝通、聽取專業(yè)分析意見，切勿抱著嘗試的心態(tài)“盲目”申訴。
如果申請人確定要申訴的，則建議申請人側(cè)重通知中指出的問題、有針對性地提供相關(guān)證明材料，從而增加申訴成功的希望。
第二步，在要求答復(fù)時間前提交撤回或申訴材料。
各地方局在通知非正常專利時，都會給出要求答復(fù)時間。此時切記在要求答復(fù)的時間前提交材料，錯過時間則地方局將視為申請人“拒不配合撤回/申訴“上報至國家知識產(chǎn)權(quán)局。這對申請人來說，則喪失了這次線下的撤回/申訴的寶貴機會。
下面解答相關(guān)的常見問題：
Q1：被列為非正常專利的申請，可否撤回重交或要求優(yōu)先權(quán)重新提交?
在今年的非正常專利打擊行動中，國家知識產(chǎn)權(quán)局已在數(shù)據(jù)篩查中針對“撤回后再次提交相同的非正常專利申請”進行重點排查并通報給各地方局，各地方局也在通知中明確指出后續(xù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將依法從嚴從重處理。
Q2：如果要走申訴，成功率有多大?能不能嘗試先走申訴，申訴失敗了再撤回?
從2021年官方公布的數(shù)據(jù)看，全國平均撤回率已經(jīng)達到96.8%，可見申訴這條路并不是那么好走，抱著嘗試申訴的心態(tài)，盲目申請解除“非正常專利”的嫌疑更是行不通。
據(jù)圈內(nèi)人透露，有企業(yè)以萬字的申訴書申訴成功了，當然這里重點并非是“萬字”，而是由此看出：想要走申訴，定然需要充分陳述理由并提供詳實的相關(guān)證明。
Q3：未配合申訴撤回，是否就會被認定為非正常專利，導(dǎo)致申請人被列入黑名單?
一般情況下，如果未能在地方局要求時間內(nèi)答復(fù)，國家知識產(chǎn)權(quán)局會再次通過電子申請渠道向申請人(或代理機構(gòu))下達《審查業(yè)務(wù)專用函》，要求收到通知15日內(nèi)提交撤回回執(zhí)或申訴材料。通知書也有說明，逾期未提交，則相關(guān)專利申請會被視為撤回，且手續(xù)辦理視為未提出(即無法請求恢復(fù))。
這也是申請人的最后一次機會，應(yīng)積極配合及時答復(fù)專利局。
Q4：申訴材料提交后，多久能知道是否申訴成功?
據(jù)了解申請人(代理機構(gòu))將申訴材料提交至地方局后，地方局會統(tǒng)一收集再上報，最終提交至國家知識產(chǎn)權(quán)局非正常專利工作組人員。而非正常專利工作組人員審批全國的非正常專利工作人力有限，故在審批流程上通常會需要3~5個月的時間，才會形成結(jié)論性的意見下發(fā)給申請人。例如收到通過電子申請系統(tǒng)下發(fā)的《審查業(yè)務(wù)專用函》，告知“本案已經(jīng)進入正常審查流程”，即表示申請人已經(jīng)申訴成功，并解除被認定為非正常專利的嫌疑。
Q5：在首次收到地方局通知非正常專利后，相關(guān)專利申請審查即已凍結(jié)，且申請人暫不享受相關(guān)政策權(quán)益?
國家知識產(chǎn)權(quán)局在大數(shù)據(jù)中篩查到非正常專利后，即在官方系統(tǒng)中將相關(guān)專利申請打上了標簽，相關(guān)專利申請會被凍結(jié)繼續(xù)審查，直至申請人撤回專利申請或申訴成功為止。與此同時，這也會影響申請人的預(yù)審申請資格，專利保護中心會要求申請人提供結(jié)論性文件(撤回：需提供手續(xù)合格證明，申訴：需提供表明申訴成功的審查業(yè)務(wù)函)，方可恢復(fù)預(yù)審申報資格，繼續(xù)提報快速預(yù)審案件。
Q6：如果對審批的結(jié)論性意見不服，是否有救濟途徑?
在國家知識產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)政務(wù)-政策解讀欄目，2021年3月21日發(fā)布的“《關(guān)于規(guī)范申請專利行為的辦法》解讀”[4]中對救濟途徑有如下說明：
Q7：已經(jīng)被駁回/被視為撤回的專利申請是否也需要辦理主動撤回手續(xù)?
對于列為非正常專利申請案件中(評估后不走申訴的)，如果出現(xiàn)下述兩種情形，也需要再向?qū)＠痔峤怀坊芈暶鳎⑥k理主動撤回手續(xù)。
情形一：案件此前已經(jīng)收到《駁回決定通知書》，不論是否已提復(fù)審請求;
情形二：案件此前收到《視為撤回通知書》，并非申請人辦理的主動撤回。
*劃重點：此類情形切勿理解為已經(jīng)駁回或已經(jīng)撤回，即視為專利權(quán)失效可不必辦理主動撤回手續(xù)。
5、關(guān)于“非正常專利申請”的自查
如何在提交專利申請前自查，降低被篩查認定為非正常專利的風(fēng)險?
最關(guān)鍵的還是要了解國家知識產(chǎn)權(quán)局認定為非正常專利的九種行為和相應(yīng)的政策解讀，規(guī)避發(fā)生所列行為的情形。
除此之外，以下幾點建議可供參考：
編造技術(shù)方案或者數(shù)據(jù)來申請專利是不可取的，正規(guī)的代理機構(gòu)也不會以承諾保授權(quán)為由接受編造專利申請;
2022年篩查到的非正常專利數(shù)據(jù)中，同日申請、相同主題的申請被列為非正常專利的較多，如果是一案雙申的案件，則建議在申請時聲明“同日既申請發(fā)明又申請實用新型”。
對案件合理評估是否適合分案，不建議以期望產(chǎn)出多個專利申請數(shù)量為目的，強行將專利申請拆分為多件分案申請。
案件選擇撤回重新遞交的，注意原申請的案件應(yīng)在重新遞交前主動辦理撤回手續(xù)，切勿讓其因不繳申請費等原因而被專利局下發(fā)視為撤回，此做法容易導(dǎo)致前后兩案均被認為重復(fù)申請從而被納入非正排查中。
對于明顯堆砌現(xiàn)有技術(shù)、或不符合技術(shù)改進常理的專利申請?zhí)岚福ㄗh放棄提交申請。
借助天眼查、企查查等工具，查詢申請主體的主營范圍、以及參保人數(shù)等信息。如果專利申請內(nèi)容明顯脫離申請主體的主營范圍，顯示申請主體的參保人數(shù)(最新參保人數(shù))為“0”或者“-”，則建議替換合適申請主體。如下圖所示：
>>> 結(jié) 語
總的來說，國家知識產(chǎn)權(quán)局的非正常專利申請整治行動并不可怕。雖然，可能會存在誤傷，但是政策大方向上是遏制不以保護創(chuàng)新為目的的非正常申請專利行為、規(guī)范專利申請秩序、推動知識產(chǎn)權(quán)的高質(zhì)量發(fā)展、還知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)一片潔凈的藍天。
所以，各位看官，筆者想提醒大家，對于以保護創(chuàng)新為目的企業(yè)，選擇優(yōu)質(zhì)的代理機構(gòu)，將有效減少非正常專利申請的發(fā)生哦~
最后，讓我們用一張圖來概括非正常專利申請整體的處理流程。歡迎閱讀、指正哦!
參考來源：
[1]國家知識產(chǎn)權(quán)局進一步嚴格規(guī)范專利申請行為此次通報的非正常專利申請六成已主動撤回
http://www.cnipa.gov.cn/art/2021/3/19/art_53_157884.html
[2]國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于印發(fā)《推動知識產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展年度工作指引(2022)》的通知
http://www.cnipa.gov.cn/art/2022/3/21/art_65_174167.html
[3]《關(guān)于規(guī)范申請專利行為的辦法》解讀
http://www.cnipa.gov.cn/art/2021/3/31/art_66_158145.html
[4] 同上
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