原標題：淺談美國專利法第101條涉及計算機軟件領域的駁回情形
自從2014年美國聯邦最高法院對Alice案作出判決以后，越來越多的軟件類專利被美國審查員以不符合美國專利法第101條款所規定的可專利性為由駁回。本文結合具體案例淺談美國專利法第101條涉及計算機領域的駁回情形及答復策略。
關鍵詞：軟件專利;美國專利法第101條;可專利性;
一、涉及抽象概念的駁回理由
美國專利法第101條比較寬泛地確定了4種法定的可專利性保護主題：任何人只要發明了任何新的且有用的方法、機器、制造物或物體的組分，或者與之相關的新的且有用的改進，在滿足專利法其它規定的情況下，都可能獲得專利。但除了滿足該條款外，美國審查員在審查專利適格性問題時，還需審查其是否屬于可專利性的司法例外，即自然法則、自然現象或抽象概念。其中，將抽象概念作為司法例外的情形則經常在計算機軟件等通信領域中出現。
2014年的Alice案[1]在判斷專利申請的主題是否具有可專利性時確定了嚴格的“兩步測試法”。在“兩步法”中，如圖1所示，第1步用于判斷權利要求是否屬于4種可專利性的法定保護主題，如否，則直接得出給出權利要求不符合美國專利法第101條的規定，如是，則進行第2步的判斷;第2步又包含步驟2A和步驟2B，步驟2A用于判斷該權利要求是否涉及司法例外(即自然法則、自然現象和抽象概念)，如否，則該權利要求具有可專利性;如是，則進入步驟2B。步驟2B用于判斷該權利要求是否還記載了顯著多于(significantly more)上述司法例外的其它要素，即評估是否將司法例外納入實際應用中，如是，則該權利要求具有可專利性，如否，則權利要求不具有可專利性[2]。
從“兩步法”的判斷流程來看，權利要求不符合美國專利法101條款，可能有兩種情況：一種是權利要求不屬于4種可專利性的法定保護主題;另一種是權利要求屬于3種司法例外情形，且未記載顯著多于上述司法例外的其它要素。
二、結合實際案例具體分析審查員的駁回理由及答復策略
在筆者處理的一個案件中，權利要求1為：“一種用于模式識別的方法，其特征在于，所述方法包括：獲取目標物體二維圖像并根據所述目標物體二維圖像獲取所述目標物體的二維特征，并獲取目標物體三維圖像并根據所述目標物體三維圖像獲取所述目標物體的三維特征;根據所述目標物體的二維特征和三維特征識別所述目標物體。”
首先，進行第1步判斷，由于權利要求的主題為“一種用于模式識別的方法”，因此審查員認可其屬于法定保護主題。
接著，進入步驟2A，美國審查員基于最寬泛合理解釋認為權利要求1涉及的方法涵蓋了在大腦中實現上述技術特征，例如，人可以先從正面觀察一個物體或建筑物的高度和長度，然后移動到該物體或建筑物的側面觀察深度，由此，人可以識別該物體。因此，美國審查員認為該權利要求中沒有任何內容可以排除在人類大腦中實際執行“根據目標物體的二維特征和三維特征識別目標物體”，該權利要求涉及抽象概念，屬于司法例外。
在針對步驟2A的爭辯中，在不默認審查員立場的情況下，申請人對權利要求1進行了修改，指定通過“使用卷積神經網絡模型”來獲取目標對象的二維特征及“通過深度相機”獲取目標物體的三維圖像，這在人腦中無法執行，也不是在通用計算機上執行。因此，修改后的限制不是思維過程，也不是抽象概念。因此，申請人認為修正后的權利要求1并不屬于司法例外，具有可專利性。
然后，進入步驟2B，審查員認為權利要求1僅相當于使用通用計算機組件來執行權利要求1中的步驟，無法將司法例外結合到實際應用中。因此，權利要求并沒有記載顯著多于司法例外的其它要素。因此，該權利要求不具有可專利性。
根據美國《專利審查程序手冊》的規定：“如果附加限制反映了計算機功能的改進或對另一技術或技術領域的改進，則該權利要求將司法例外結合到實際應用中，因此對司法例外施加了有意義的限制。無需進一步分析。該權利要求符合步驟2B[3]。”由此，申請人繼續針對第2步的步驟2B進行爭辯，根據步驟2B的分析表明，即使假設修改后的權利要求1屬于步驟2A的司法例外，但由于修改后的權利要求1通過采用卷積神經網絡模型來獲取目標對象的二維特征，使得所主張的模式識別方法“能夠減少采集目標物體的圖像的限制，如，可以減少目標物體的圖像在姿態、光照、表情、化妝和遮擋等方面的限制，從而提高識別目標物體的準確性，同時能夠提高識別速率，減少識別時間”，使得傳統模式識別技術得以改進，可以適用于各種條件，將司法例外結合到實際應用中，是針對一個具體領域的改進，因此，權利要求1包含足以將所稱司法例外轉變為符合專利條件的主題的發明概念，至少由于記載了顯著多于司法例外的其它要素而具有專利資格。
三、總結與啟示
結合上述分析可以看出，為了避免計算機軟件或算法等領域的專利申請在審查過程中遭遇美國專利法第101條的駁回，首先，在撰寫專利申請文件時不僅要關注所取得的權利要求的保護范圍和布局，還需要在說明書中明確說明對計算機或其它技術領域的改善，并且針對權利要求所保護的技術方案，要求該改善是顯而易見的。其次，在答復審查意見時，可結合說明書中的記載將權利要求中的軟件或算法步驟或操作與硬件相結合，或與用途/應用場景相結合，陳述這些步驟或操作對硬件本身或用途/應用場景的改善，并注意將權利要求作為一個整體，得出該權利要求實際上是包括有顯著多于抽象概念的技術特征的。因此，該權利要求符合美國專利法101條款。最后，如果遇到被審查員駁回兩次的情況，申請人可以向專利審判和上訴委員會提出上訴，并通過引用2019 PEG(2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance)來支持其認為101駁回條款錯誤的論點。另外，申請人還可以采用其它方法，例如與審查員溝通(Interview)，聯系專利審查員的主管(SupervISOry Patent Examiner, SPE)或提出上訴前的簡要審查請求(Pre-appeal Brief Review Request)，來加快審查程序以解決關于專利適格性的問題或不符合2019 PEG的情形。
參考文獻：
[1]Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 134 S.Ct. 2347 (2014).[EB/OL].http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf
[2]2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance (2019 PEG)[EB/OL].http://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28282/2019-revised-patent-subject-matter-eligibility-guidance
[3]MPEP§2106.06(b)[EB/OL].http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html
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