原標題：涉外定牌加工中的商標侵權風險及防范
涉外定牌加工一直是我國商標侵權問題中的熱點和爭議焦點，近十年來，關于涉外定牌加工的侵權案件層出不窮，但全國各級法院的判決結果卻各有不同。本文將圍繞2023年HONDA案再審判決這一案例，對比最高法在涉外定牌加工侵權問題上的觀點變化，分析HONDA案再審判決對各級法院審理涉外定牌加工案件的影響，并以此為依據，結合在先案例，為涉外定牌加工行業的相關方提供一些建議。
涉外定牌加工一直是我國商標侵權問題中的熱點和爭議焦點，近十年來，關于涉外定牌加工的侵權案件層出不窮，但全國各級法院的判決結果卻各有不同。在此種亟需權威審理標準的情況下，每當最高法做出關于涉外定牌加工的判決時，都會在業內掀起熱議。2023年HONDA案再審判決【1】橫空出世，最高法從一個新的角度對涉外定牌加工的本質問題進行了定位，本文將圍繞這一判決，對比最高法在涉外定牌加工侵權問題上的觀點變化，分析HONDA案再審判決對各級法院審理涉外定牌加工案件的影響，并以此為依據，結合在先案例，為涉外定牌加工行業的相關方提供一些建議。
一、涉外定牌加工的定義以及侵權成因
涉外定牌加工，通常是指國內加工企業接受境外商標權利人或商標使用權人的委托，按照其加工要求加工產品，貼附其提供的商標，并將加工的產品全部交付給境外委托人。境外委托人根據約定向國內加工企業支付加工費，定牌加工的商品不在境內銷售的一種國際貿易形式。
在涉外定牌加工中，由于沒有在中國境內銷售產品的意圖，境外委托方往往會忽視在中國注冊商標的必要性，如果恰巧其他主體在國內相同或類似商品上注冊了相同或近似商標（下文稱“國內注冊商標”），便可能引發涉外定牌加工中最常見的侵權糾紛，即國內加工方在生產定牌加工產品過程中，貼附境外委托人提供的境外注冊商標時，是否侵犯國內商標注冊人的商標權。本文提及的侵權糾紛均為此類。
二、最高法在涉外定牌加工行為是否侵犯國內商標權問題上的觀點變化
2015年以來，最高法在該問題上的觀點歷經“不侵權”到“盡到合理注意義務后的不侵權”，再到“侵權”。代表案例如下：第一件為2015年PRETUL案【2】，案件要點為浦江亞環鎖業有限公司依據墨西哥“PRETUL”商標的合法使用人的委托從事涉外定牌加工的行為是否侵犯國內商標權注冊的商標權，最高法在該案中認為定牌加工產品不在中國市場上銷售,使用的商標不會在我國領域內發揮識別功能,因此涉外定牌加工行為不侵權；第二件為2017年東風案【3】,案件要點為江蘇常佳金峰動力機械有限公司受印尼合法注冊的“東風”商標注冊人委托從事涉外定牌加工的行為是否侵犯國內商標注冊人上海柴油機股份有限公司注冊的“東風”商標的商標權，最高法在該案中延續了PRETUL案不侵權的觀點，但增加了國內加工方的注意義務，即除非有相反證據顯示國內加工方未盡合理注意義務，其受托加工行為對國內注冊商標權人的商標權造成了實質性的損害，一般情況下涉外定牌加工行為不應認定為侵權；第三件為2023年HONDA案，案件要點為重慶恒勝鑫泰貿易有限公司、重慶恒勝集團有限公司受在緬甸合法備案的“HONDAKIT”商標的權利人委托從事的涉外定牌加工行為是否對本田技研工業株式會社在中國注冊的“HONDA”商標造成侵權，最高法在該案中認為涉案定牌加工案件的產品具有流入國內市場的可能性，能夠發揮商標的識別功能，構成商標法意義上的使用，且被訴商標與國內注冊商標構成近似商標，容易造成混淆，因此，涉外定牌加工行為侵權。為更直觀地對比最高法的觀點變化，且由于東風案中的觀點對PRETUL案中的觀點具有延續和包含的關系，筆者將HONDA案和東風案的再審判決進行了如下對比：
從上表可以看出，最高法在HONDA案中對涉外定牌加工中商標使用行為的本質進行了新的定義，完全推翻日漸穩定的“不侵權”的觀點。
三、HONDA案再審判決對各級法院審理涉外定牌加工案件的影響
HONDA案的侵權判決似乎沒有留出對定牌加工案件進行不侵權抗辯的余地，所以令人不禁想問：此類案件被判侵權是否會從此一錘定音？筆者認為，在HONDA案的影響下，涉外定牌加工被判侵權的比例應該會有所增長，但從以下幾方面來看，各級法院還是會遵循具體案件具體分析的原則。
2015年PRETUL案“不侵權”再審判決做出后，業界同樣擔憂此類案件是否會被固化為不侵權。對此，該案主審法官在2016年杭州市中級人民法院舉辦的研討會上發言稱：雖然最高法對PRETUL再審案所涉及的該類情形做出了判決，但并不意味著所有定牌加工案件的處理結果都是如此，這既是法律問題，也是經濟問題。誠然，在此之后的判決雖被判不侵權的比例較高，但絕非一刀切地全部認定為不侵權。
與之相印證的是，最高法在HONDA案再審判決中寫到：隨著我國經濟發展方式的轉變,人們對于在涉外定牌加工中產生的商標侵權問題的認識和糾紛解決,也在不斷變化和深化……不能把某種貿易方式(如本案爭議的涉外定牌加工方式)簡單地固化為不侵犯商標權的除外情形……。筆者認為，言下之意，也不能簡單地固化為侵權。進一步言之，在本案中，OEM制造商對授權商標的不規范使用行為，對最終判決造成了毋庸置疑的影響。
為更充分地驗證這一觀點，筆者檢索到在HONDA案再審判決后（即2023年9月23日以后）做出的相關判決中，被訴行為被明確認定為涉外定牌加工并進行判決的案件共以下6件。筆者對判決結果和主要理由進行了歸納總結：
目前來看，涉外定牌加工案件的審理標準和判決結果雖然仍不盡相同，但受HONDA案再審判決影響的趨勢已有所體現，所以涉外定牌加工行業的相關企業應持更加審慎的態度。對此，筆者結合近年來的相關判例，為涉外定牌加工各方提供了以下參考建議。
四、對涉外定牌加工各方的建議
首先，涉外定牌加工各方無一例外地應該謹遵誠信原則。從我國近年來的各種判例以及《商標法》的修改中不難看出，惡意已經成為各類侵權案件中重要考量因素，換言之，如果法官察覺到一方具有惡意，訴訟失敗的幾率將大大增加。因此，境外委托方和國內商標注冊人應避免搶注他人商標，以攀附他人商譽為目的注冊與他人商標近似的商標以及惡意訴訟。對于國內加工方而言，如果能夠明顯感知境外委托人的惡意，則應該慎重考慮是否接受訂單。例如，HONDA案再審被判侵權的理由之一是：國內加工方在使用商標時，突出增大“HONDA”的文字部分,縮小“KIT”的文字部分,同時將H字母和類似羽翼形狀部分標以紅色，與引證商標構成近似商標。筆者認為，本案國內加工方作為同業經營者，按照國外委托人的要求在產品上使用與境外注冊商標不符、且與同行業知名商標HONDA近似的商標圖樣，未進行合理避讓，難以自證完全沒有惡意，退一步講，如果本案中使用的商標與境外注冊商標完全一致，也許本案判決會有所不同。
除以上誠信原則外，筆者對各方的建議分別如下：
（一） 國內加工方
首先，國內加工方在接受訂單前，應檢索國內相同或類似商品上的在先商標。如檢索到與境外注冊商標相同的商標，則侵權風險較大，應充分權衡風險利弊后再決定是否接受訂單；如果沒有相同商標，但境外注冊商標與國內有一定影響力的商標尤其是馳名商標較為近似，應當予以合理避讓。
其次，如決定接受訂單，國內定牌加工方必須確保自己的加工行為完全符合以下涉外定牌加工的要求，這樣才有機會在訴訟中以此進行抗辯。
1、確定委托方為境外企業。根據在先案例方爵案【4】，如委托方為境內企業，即使其在國外有合法有效的注冊商標，一般不構成涉外定牌加工，而只是單純委托生產和出口貿易，更容易被視為國內商標使用行為而被判定侵權。
2、境外注冊商標應合法有效且已核準注冊。國內加工方應要求境外委托方提供商標注冊證明及中文翻譯最好要求委托方對相關證明進行公證或認證，或者委托第三方查證，以確保其真實性。
3、定牌加工生產中貼附的商標、委托協議中的商標與境外注冊商標保持一致。
4、定牌加工產品必須屬于境外注冊商標指定的商品范圍。
5、境外委托人必須是境外注冊商標的合法使用人。如果境外委托方不是境外商標的注冊人，則必須查看并留存境外委托方使用該商標的許可協議或者授權書，并要求境外委托方對許可協議或授權書進行公證或認證，以確保其真實性。
6、所有定牌加工產品必須交付境外委托方，不允許流入國內市場。第一、確保生產時貼附的商標及生產數量與協議約定一致，如果加工方生產的產品超出協議的約定的數量，多余的部分可能會被認定有流入國內市場的可能性。第二、嚴格防止產品在國內銷售或向內部人員出售、贈與等。第三、交付時注意保存貨物購銷合同、海關出口貨物報關單、售貨確認書、裝箱單、發票等證據，備以證明所有產品均交付委托方。第四、如果不符合要求的產品被境外委托方拒收，建議國內加工方進行銷毀，不可將其投入國內市場。第五、避免在國內進行類似交易的行為，如確實無法避免，建議簽署委托協議并保留相證明文件。例如，國內加工方不具備報關資格，委托其他公司以受托公司的名義進行報關并向其支付費用，如被訴侵權，國內商標注冊人可能主張此種行為為銷售行為，被訴產品已在國內市場流通。
7、確保定牌加工生產在合同期限內進行，且務必簽署協議后再開始生產，避免倒簽協議。
最后，定牌加工案件中的被訴人大多是國內加工方，如被判侵權，賠償金額往往與境外委托人支付的加工費差距甚大，所以，筆者建議國內加工方應與境外委托方在合同中事先約定如何分擔可能出現的賠償責任，以最大限度地降低自己的損失。
（二）境外委托方
雖然我國涉外定牌加工案件中的被訴人大多為國內加工方，但如遇糾紛，境外委托方會受到不能及時收貨的影響，并且也有在先案例KWAY案【5】判定國內加工方已盡到合理注意義務不侵權，并判定境外委托方侵權。所以境外委托方也應積極采取措施，減小侵權風險。具體建議如下：
1、境外委托方應提前在中國注冊相關商標，然后再進行定牌加工委托，以避免侵權風險。
2、如果在中國尚未注冊或無法注冊相關商標，境外委托方應與國內加工方共同合作確保二者之間的委托加工符合涉外定牌加工的要求。其中，境外委托方應重點確保境外注冊商標權利無瑕疵，以及相關產品不會回流中國市場。值得注意的是，隨著互聯網的發展，定牌加工產品不可避免地會在網上出售，境外委托方應該避免在可以將產品直接寄到中國的境外網站上進行銷售，例如，在先案例PEAKSEAS0N案【6】中，被訴行為被判侵權的理由之一為，定牌加工產品雖然是在美國電商平臺（亞馬遜美國網站）上出售，但國內消費者可以通過亞馬遜中國網站搜索到相關商品并且進行網購，所以該案法官認為存在通過“亞馬遜”網站購買到已出口至境外之商品的可能性,會引起國內相關公眾混淆與誤認而判定侵權。
3、如果在中國發現惡意搶注行為，應盡早對相關商標提交異議、無效宣告或撤銷三年不使用等申請，積極維護自身權益。
（三）國內商標注冊人
HONDA案再審判決明顯更有利于國內商標注冊人，所以相比之下，在本文討論的涉外定牌加工侵權糾紛案件中，國內商標注冊人的前景較為明朗。筆者認為國內商標注冊人可以從以下幾方完善自己的權益保障。
1、對注冊商標進行海關備案和市場監視。通過海關備案有助于發現和阻止通過涉外定牌加工方式侵權的行為，預防侵權產品流向海外市場。
2、積極使用注冊商標。國內注冊人應積極使用注冊商標，穩固商標權，提升知名度。如果注冊商標未實際使用，遭遇糾紛時，法院可能僅判侵權不判賠償，而且如果不使用滿三年，還會面臨被撤銷的風險。
3、對海外搶注商標積極維權。提前對海外市場開展布局，如果發現惡意搶注人，應盡早對相關商標提交異議、無效宣告或撤銷等申請。
除以上建議外，涉外定牌加工各方應密切關注我國經濟策略動態以及相關知識產權案例，及時規避一些可預見的侵權風險。
涉外定牌加工早已不是單純的商標法適用問題，而是逐漸演變為政策問題、經濟問題。近年來，在“一帶一路”大戰略背景下，我國一直致力于推動創新戰略實施，促進國內企業發展自主品牌，隨著我國出口商品的質量不斷提升，打擊出口貿易中的侵權、假冒偽劣商品成為維護“中國制造”國際形象的重點。HONDA案判決應運而生之際，國內企業可考慮創立自主品牌，弘揚民族精神。同時，國家機關也應重視法律的指引作用，在司法判定和執法標準上采取統一標準，這樣國內企業才可以明確自身定位，更好地維護“中國制造”的良好國際形象。
標注：
[1]: HONDA案再審判決：(2019)最高法民再138號
[2]: PRETUL案：(2014)民提字第38號
[3]: 東風案再審判決：（2016）最高法民再339號
[4]: 方爵案：（2017）蘇行終157號
[5]: KWAY案：(2017)閩02民初358號
[6]: PEAKSEAS0N案；(2016)滬73民終37號
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