注:本文適合發明人、申請人,尤其是化學、材料、醫藥等領域的發明人、申請人閱讀。
在專利提交申請之前,專利的內容就像橡皮泥一樣,可以任意的添加材料、揉捏塑形。當一旦將它提交申請之后,瞬間便固化了。許多申請人并不太了解這種“固化”。
這種固化的結果便是,修改專利文本的余地大大縮小。在申請日之后,如果申請人在原有專利基礎上有了進一步的改進,或者是得到了新的實驗數據,是不被允許補充到原專利文本的。道理很簡單,這意味著將申請日之后作出改進的新方案(或是申請日之后被驗證的方案)的保護日期提前,這對其他人并不公平。除此之外,其它的修改,如果是加入了不能從原說明書和權利要求書中直接地、毫無疑義地確定的內容,也不被允許。通俗而言,不能再加入“新”的內容。或者說,不應幻想著在審查員指出專利不具備創造性的時候,再完善原專利文本的內容。
就這樣,一經申請便“固定”的技術方案,就像破殼的小鳥,需要面對未來的不確定性。
檢索!
審查員在拿到專利文本時,會檢索在申請日之前已經公開的任何現有技術,找到合適的對比文件,評價專利的創造性。不確定之處在于,沒有人可以預見審查員會檢索到什么對比文件。事實上,如果同一篇專利被兩個審查員做平行審查,這兩個審查員檢索到的對比文件大概率是不一樣的,甚至審查結論也可能相反。這就是檢索和創造性判斷具有主觀性的一面。
專利申請后,需要面對未知的風險,命運不再完全被自己掌握。然而,前景并非這么黯淡。
顯然,我們需要在申請之前做點什么。讓這個“捏好的橡皮泥”可以更自如的應對不同對比文件的“洗禮”。
無論是企業的專利工程師還是專利代理師在拿到發明人撰寫的技術交底書,在溝通、理解交底書內容后,都會進行檢索,給出一定的檢索意見。須知,這種意見并非結論性的,它的目的是促使挖掘出更多的創新點,進一步完善交底書。
發明人提供的交底書普遍存在以下幾個問題,關乎到是否容易通過創造性的審查。
第一,沒有將自己檢索到的最接近的現有技術告知代理師。
如上所述,不同人對同一主題的檢索結果不可能完全一樣。更何況,發明人往往是技術領域的專家,知曉一些在網絡上難以檢索到的現有技術。如果發明人知曉與本發明最相似的現有技術,應將它連同交底書一起提交給代理師,以供他作更全面的分析。
第二,沒有體現發明構思。
發明構思是一篇專利的靈魂。比如,本發明的出發點或初衷是什么,為什么要做本專利技術,在此之前別人或申請人是怎么做的(即發明人了解的現有技術),技術問題是怎么發現的,為什么會產生這樣的技術問題,是怎么一步步解決的,研發過程中有哪些放棄采納的方案,改進的思路是什么。
有了對發明構思的把握,代理師才能掌控全局。
第三,交底書有詳細的技術方案,但只對技術效果籠統的描述。
技術方案是技術手段的集合:技術方案A=手段a+手段b+手段c…。交底書中應指明哪些是自認為創新的、關鍵的手段(比如關鍵組分、關鍵步驟、關鍵參數),這樣代理師就會重點關注。
如果技術效果籠統的描述為技術方案A整體上的效果,比如產率高、成本低等。無法將具體的手段a、b、c與技術效果關聯,也就是說,不知道效果是因為采用了什么具體手段帶來的,不知道各具體手段的作用到底是什么。這樣一來,由于缺乏技術手段和效果的關聯,便無法確定關鍵技術手段。代理師在撰寫的時候無的放矢,抓不住重點。如果審查員檢索到的對比文件和本專利的區別在于:沒有采用手段b。由于原專利沒有記載手段b的作用,在答復審查意見時再強調手段b的效果,基本上不會被采納。
交底書的撰寫應有助于在重要技術手段和性能/效果之間建立起因果關系映射:
交底書中應重點描述創新點(自認為的),即和現有技術的不同之處及該不同帶來的效果及優勢。盡可能的將技術方案所有的創新點列出,對重要手段的作用、效果進行說明。一方面,這些作為后備部隊,在關鍵時刻說不定可以代替主力部隊進行絕地反擊。另一方面,可以方便代理師更好的進行專利布局。
第四,沒有體現發明的難點和預料不到之處。
發明的難點和預料不到之處往往體現發明的精髓和創造性高度。但發明人往往忽略這點。發明的難點可以通過描述他人為解決相關技術問題遇到的困難,自己在研發過程中遇到的失敗來體現。預料不到之處可以通過與現有技術或研發過程中較差的方案達到的效果進行對比來體現,比如通過對比體現組分間的協同作用。
第五,沒有對比實驗,無法驗證是什么技術手段帶來實施例的技術效果。
對于化學類的發明,不僅需要有效果的描述,而且應該通過實驗來驗證這些效果。
如果實施例中只給出了技術方案A(手段a+手段b+手段c)的效果實驗數據,由此并無法證明其中單一的具體手段b的作用是什么。這時只有給出對比實驗(手段a+手段c),通過效果的對比,才能說明手段b的作用。
綜上,整篇專利應該對自己做出的新發現、創新的貢獻進行完整的說明,包括:通過采用哪些創新的手段,達到更好的效果,二者的關聯或因果關系是什么,并通過實驗來驗證該效果。
未雨綢繆,是專利申請前的總策略。
雖然專利一經申請,便“固化”了,但在申請日之后,如果申請人針對原技術方案獲得了新的實驗數據,這些實驗數據有助于之前的專利獲得授權,也存在一些可能使這些數據被采納(注意:這些數據已不能夠補充到原始申請中)。方法有兩個。
第一個方法是在十二個月內通過優先權的方式,提交一新申請,要求在先申請的優先權,將這些新數據補充到新申請中。
但國內在能否享有優先權的判斷上較為嚴格,技術方案基本上不能修改,只能加入一些“補強”的實驗數據。新增的實驗數據如果是對在先申請技術效果的進一步豐富、完善,并未產生新效果,一般不影響優先權成立。如果新增的實驗數據所證明的效果未記載在在先申請中,一般不能享有優先權。這意味著,在先申請中效果的描述要有一定的“預見性”。
第二個方法是在答復審查意見的時候,在意見陳述書中補交實驗數據。
但是補交的實驗數據是作為證據提交的,審查員會首先審查其真實性、合法性和關聯性(主要是是否可信)。補交的實驗數據被采納還有一個前提條件,就是原申請需明確記載或隱含公開補交數據擬證明的事實。也即原始申請應有相關的效果描述。如果補交的實驗數據所證明的效果在原始申請中只字未提,那也不可能被采納。
例如,本申請的化合物A和最接近的現有技術化合物A’屬于同類型化合物,補交的實驗數據證明A相對于A’有更優異的××效果。如果原申請中記載了“A相比同類型其它化合物具有更優異的××效果”,則補交的實驗數據可以被接受。(注:可參考最高法院的判例:(2021)最高法知行終832號)
即使有這兩種補救方法,仍存在不被審查員接受的風險。所以,在多數情形下(除非是策略性的搶先“占位”),最佳策略是在專利申請之前便將技術方案和實驗數據完善好,使其有能力應對更多的、不同方向的挑戰,而非期望審查員能夠在將來接受補交的實驗數據。沒有人可以做到萬事俱備,但也不能只依賴于“東風”。
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