現(xiàn)有技術(shù)是用于確定發(fā)明創(chuàng)造的專利性時(shí)涉及到的一個(gè)重要概念。在答復(fù)發(fā)明創(chuàng)造的新穎性或創(chuàng)造性問題之前，核查現(xiàn)有技術(shù)是重要的步驟。在中國(guó)審查實(shí)踐中，現(xiàn)有技術(shù)認(rèn)定錯(cuò)誤的情況極少發(fā)生。但在美國(guó)專利實(shí)踐中，需要我們更加謹(jǐn)慎的核查對(duì)比文件是否構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。
美國(guó)專利法35 U.S.C.第102條(a)款對(duì)現(xiàn)有技術(shù)做出了規(guī)定：
(a)發(fā)明人應(yīng)享有專利權(quán)，除非—
(1)主張權(quán)利的發(fā)明在其有效申請(qǐng)日之前已經(jīng)獲得專利，在出版物中已有描述，或者公開使用、銷售或者以其他方式為公眾所知;或
(2)主張權(quán)利之發(fā)明在根據(jù)第151條所授予的專利中，或者在根據(jù)第122(b)條而公開或者被視為公開的專利申請(qǐng)中已有描述，而在此情況下，該專利或?qū)＠暾?qǐng)之署名為其他發(fā)明人，且在該主張權(quán)利之發(fā)明的有效申請(qǐng)日之前已經(jīng)有效提出申請(qǐng)。
此外，在35 U.S.C.第102條(b)款給出了現(xiàn)有技術(shù)的例外。
35 U.S.C.第102條(a)款中，第(1)項(xiàng)與中國(guó)的現(xiàn)有技術(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)相似，即在其申請(qǐng)日之前，如果其所要求保護(hù)的發(fā)明已經(jīng)獲得專利、已在公開的出版物上有所描述、已公開使用或銷售，或通過其他方式為公眾所知，則該申請(qǐng)不能被授予專利權(quán)。而根據(jù)第(2)項(xiàng)，在申請(qǐng)日之前，已有記載其所要求保護(hù)的發(fā)明的已公布專利或已公開或視為已公開的由他人向美國(guó)專利商標(biāo)局有效遞交的專利申請(qǐng)，也被視為現(xiàn)有技術(shù)，與中國(guó)專利法不同。在中國(guó)我們將該類對(duì)比文件作為抵觸申請(qǐng)，僅用于評(píng)價(jià)新穎性，不能夠評(píng)價(jià)創(chuàng)造性，而在美國(guó)專利審查中沒有抵觸申請(qǐng)的概念。
基于上述規(guī)定，當(dāng)收到審查意見后，從以下的幾個(gè)角度進(jìn)行核查，有助于我們查驗(yàn)出對(duì)比文件不能夠作為現(xiàn)有技術(shù)的情況。
針對(duì)申請(qǐng)日的核查
具體地，核查對(duì)比文件的申請(qǐng)日是否在本申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日之前。在審查意見中提供的對(duì)比文件的申請(qǐng)日在本申請(qǐng)的美國(guó)申請(qǐng)日之前的情況下，存在對(duì)比文件的申請(qǐng)日在本申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日之后的情況。
筆者曾經(jīng)遇到一份審查意見，一份中國(guó)專利申請(qǐng)通過PCT途徑進(jìn)入美國(guó)，美國(guó)審查意見中提供的對(duì)比文件的申請(qǐng)日在本申請(qǐng)的國(guó)際申請(qǐng)日之前，但該對(duì)比文件的申請(qǐng)日不早于該中國(guó)專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日。且在審查意見中，審查員勾選了本發(fā)明能夠享受優(yōu)先權(quán)。
在這種情況下，只要我們確保優(yōu)先權(quán)實(shí)質(zhì)上能夠成立，就可以通過提交該中國(guó)專利申請(qǐng)的英譯文，以及一份譯文準(zhǔn)確性驗(yàn)證聲明的方式進(jìn)行答復(fù)，無需對(duì)新創(chuàng)性進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的答復(fù)。
針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)文件的申請(qǐng)日在本申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日之前，但現(xiàn)有技術(shù)文件為非美國(guó)專利申請(qǐng)文件的情況的核查
在現(xiàn)有技術(shù)文件的申請(qǐng)日在本申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日之前，但現(xiàn)有技術(shù)文件為非美國(guó)專利申請(qǐng)文件的情況下，我們需要仔細(xì)核對(duì)對(duì)比文件是否能夠被認(rèn)定為美國(guó)專利申請(qǐng)。例如，該對(duì)比文件是否具備美國(guó)同族文件，或者該對(duì)比文件是否提出過PCT國(guó)際申請(qǐng)。在對(duì)比文件提出過PCT國(guó)際申請(qǐng)的情況下，無論是否真實(shí)進(jìn)入了美國(guó)國(guó)家階段，或無論是否在提出PCT國(guó)際申請(qǐng)時(shí)指定了美國(guó)，都可能被認(rèn)定為美國(guó)專利申請(qǐng)。
筆者曾經(jīng)遇到，審查員以一份申請(qǐng)?jiān)谇肮_在后的沒有同族專利申請(qǐng)、且未提出過PCT國(guó)際申請(qǐng)的中國(guó)專利文件作為現(xiàn)有技術(shù)文件，評(píng)述申請(qǐng)的新創(chuàng)性。
在這種情況下，我們可以通過在答復(fù)中對(duì)對(duì)比文件提出質(zhì)疑，或聯(lián)系美國(guó)律師與審查員電話溝通的方式克服該問題，無需對(duì)新創(chuàng)性進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的答復(fù)。
針對(duì)符合35 U.S.C.第102條（a）款規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)的例外情況的核查
在確定對(duì)比文件符合35 U.S.C.第102條(a)款的情況下，可以進(jìn)一步對(duì)35 U.S.C.第102條(b)款提到的例外情況進(jìn)行核查。
根據(jù)美國(guó)寬限期制度，在一年的寬限期內(nèi)，發(fā)明人的公開或源自發(fā)明人的公開都不能作為發(fā)明人的美國(guó)專利申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)。
我們可以在發(fā)現(xiàn)本發(fā)明的申請(qǐng)日在對(duì)比文件的申請(qǐng)日后一年內(nèi)的情況下，通過比對(duì)發(fā)明人、申請(qǐng)人，或與發(fā)明人、申請(qǐng)人溝通的方式，確定是否存在對(duì)比文件是發(fā)明人公開或源自發(fā)明人的公開的情況。
若對(duì)比文件符合上述35 U.S.C.第102條（a）款（2）項(xiàng)所規(guī)定的情況，則無需考慮寬限期的限制。如果是從發(fā)明人直接或間接獲得，或已由發(fā)明人向公眾公開，或由從發(fā)明人直接或間接獲得所公開的主題的其他人向公眾公開，或在所要求保護(hù)的發(fā)明的申請(qǐng)日前，由同一人擁有或必須轉(zhuǎn)讓給同一人，則不能認(rèn)定為現(xiàn)有技術(shù)。
我們可以在確定對(duì)比文件符合上述35 U.S.C.第102條(a)款(2)項(xiàng)所規(guī)定的情況下，先對(duì)比本申請(qǐng)與對(duì)比文件的申請(qǐng)人或發(fā)明人是否相同;若不相同，則可以與發(fā)明人、申請(qǐng)人溝通，判斷是否存在對(duì)比文件是與本申請(qǐng)是同一團(tuán)隊(duì)或簽訂合作研發(fā)協(xié)議的多個(gè)團(tuán)隊(duì)做出的發(fā)明創(chuàng)造，或?qū)Ρ任募窃醋园l(fā)明人的公開的可能性，并在確定存在可能性的情況下尋找和提供對(duì)應(yīng)的證據(jù)。
正如上文中所提到的，在答復(fù)美國(guó)審查意見時(shí)需要我們更加謹(jǐn)慎的核查審查員提供的對(duì)比文件是否構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。本文中筆者提供了一種核查美國(guó)審查意見中提供的對(duì)比文件的思路，按照發(fā)現(xiàn)和解決問題從易到難的順序進(jìn)行核查，希望能夠有助于大家發(fā)現(xiàn)對(duì)比文件不能構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的情況，提高答復(fù)新創(chuàng)性問題的效率。
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