近期，部分代理機構及企業收到非正常專利申請的通知，要求撤回或者需要申報的按規定時間進行提交申訴材料!
代理機構積極與企業進行溝通，切勿在這個過程中偽造撤回申請書，不和企業溝通，擅自撤回專利;企業確有真實研發申請的專利被非正常的，要積極準備材料申訴。
今日分享的是一專利代理機構擅自撤回非正常專利申請，被專利申請人索賠的判決書!二審法院認為：撤回專利申請在案涉委托事項中屬于重大事項，創某公司應當在取得吉某公司同意的情況下才能提出，現有證據僅能證明創某公司告知了吉某公司，但創某公司并未同意，故創某公司違背了受托人的忠實履職義務，構成違約，應承擔相應的違約責任。至于創某公司的辯稱理由，本院認為，我國的專利制度并沒有禁止以個人名義申請專利，在專利審查機構尚未對案涉專利進行實質性審查的情況下，創某公司所稱收到的郵件均應認定為建議性質，并非審查機構的最終結論，并不能據此認定吉某公司的專利申請屬于“非正常專利申請”，創某公司的抗辯事由不成立。
2024年1月20日起施行《規范申請專利行為的規定》列舉了8種行為屬于非正常申請專利行為：
(一)所提出的多件專利申請的發明創造內容明顯相同，或者實質上由不同發明創造特征、要素簡單組合形成的;
(二)所提出專利申請存在編造、偽造、變造發明創造內容、實驗數據或者技術效果，或者抄襲、簡單替換、拼湊現有技術或者現有設計等類似情況的;
(三)所提出專利申請的發明創造內容主要為利用計算機技術等隨機生成的;
(四)所提出專利申請的發明創造為明顯不符合技術改進、設計常理，或者變劣、堆砌、非必要縮限保護范圍的;
(五)申請人無實際研發活動提交多件專利申請，且不能作出合理解釋的;
(六)將實質上與特定單位、個人或者地址關聯的多件專利申請惡意分散、先后或者異地提出的;
(七)出于不正當目的轉讓、受讓專利申請權，或者虛假變更發明人、設計人的;
(八)違反誠實信用原則、擾亂專利工作正常秩序的其他非正常申請專利行為。
今日起！這8種行為屬于非正常申請專利！
日前，中國裁判文書網發布了深圳某公司、深圳某公司2等專利代理合同糾紛民事二審民事判決書。
據判決書顯示，本案為專利被國家知識產權局認定為非正常專利申請并要求撤回，專利代理機構在未經申請人同意的情況下，擅自撤回涉案專利申請，被專利申請人索賠百萬。
據悉，東莞吉某公司(以下簡稱“吉某公司”)于2021年11月與深圳創某分公司(以下簡稱“創某分公司”)簽訂合同申請實用新型和發明專利各1件，費用6500元。2022年11月8日，深圳創某公司(以下簡稱“創某公司”)向國家知識產權局提交了撤回上述專利申請的文件。2022年11月9日，創某公司告知吉某公司撤回專利申請。2022年11月11日，創某公司收到“孝感市知識產權局關于深圳創某公司撤回申請”的電子郵件。
隨后，吉某公司向廣東省東莞市第一人民法院起訴創某公司、創某分公司，訴訟請求如下：
1.判令解除編號為CFDZ2021064的《知識產權服務委托合同》;2.判令創某公司、創某分公司立即向吉某公司返還知識產權服務費6500元;3.判令創某公司、創某分公司向吉某公司賠償違約金以及賠償技術公開后不能申請專利造成的損失共計1000000元;4.判令創某公司、創某分公司承擔本案訴訟費用。訴訟過程中，吉某公司當庭變更第3項訴訟請求為：判令創某公司、創某分公司向吉某公司賠償違約金以及賠償技術公開后不能申請專利造成的損失共計100000元(包含律師費10000元、保全費2013元)。
吉某公司主張其最早從2022年5月24日開始生產銷售使用涉案待審批專利技術的產品，因創某公司違約擅自撤回涉案專利申請，導致吉某公司無法成功獲得該專利，給吉某公司造成經濟損失。
值得一提的是，創某公司因被國家知識產權認定存在非正常專利申請的行為，且存在代理的非正常專利申請被國家知識產權局通報并主動撤回后，又再次重復提交相同申請的行為違背專利法立法宗旨，嚴重擾亂專利工作秩序，嚴重干擾專利審查工作正常進行，屬于《專利代理條例》第二十五條第一款第五項“疏于管理，造成嚴重后果”的情形，且情節嚴重，于2023年4月27日決定作出吊銷其專利代理機構執業許可證的處罰決定。
一審法院認為，本案爭議焦點在于，涉案專利申請被撤回的責任歸屬，吉某公司主張的各項損失有無事實和法律依據。
首先，結合證據“孝感市知識產權局關于深圳某公司撤回申請”的電子郵件附件內容和國知處字[2023]8號行政處罰決定來看，涉案專利申請存在“個人研發能力明顯不符、專利申請明顯不符合技術改進常理”，即申請人及技術自身原因導致不符合專利申請條件，同時涉案專利申請還存在代理機構創某公司不以保護創新為目的的非正常專利申請行為，擾亂專利申請管理秩序的問題。而且，創某公司被通報存在巨量、多省份非正常申請行為在先，涉案專利申請被創某公司主動撤回在后，創某公司的違規行為是導致涉案專利申請被主動撤回的直接原因。
其次，從涉案專利申請被撤回的過程來看，創某公司在提出專利撤回申請前并未取得吉某公司事先同意，而是在提出專利撤回申請后次日才告知吉某公司，且僅告知吉某公司不能以個人名義申請，未告知其他撤回原因及救濟途徑，也未采取其他補救措施，創某公司并未謹慎、勤勉、忠實地行使代理權。
綜上，一審法院認定吉某公司與創某公司均應對涉案專利申請被撤回負有責任，但主要責任在于創某公司，一審法院認定創某公司、創某分公司應返還吉某公司服務費5000元。一審法院酌定創某公司、創某分公司賠償吉某公司律師費和保費損失共計6000元。
創某公司、創某分公司不服廣東省東莞市第一人民法院判決，向廣東省東莞市中級人民法院提起上訴，請求撤銷一審判決，發回重審或依法改判。
創某公司、創某分公司認為：
一、一審法院對關于專利申請引起的合同糾紛沒有管轄權，一審法院是違法判決，應依法撤銷。
二、一審法院事實認定錯誤、法律適用錯誤。涉案專利申請被撤回的責任歸屬與創某公司、創某分公司受國知局的行政處罰決定沒有必然聯系，這兩者之間沒有因果性。涉案專利申請被撤回是由于存在“個人研發能力明顯不符、專利申請明顯不符合技術改進常理”，即申請人及技術自身原因導致不符合專利申請條件，可見吉某公司自身技術原因即“無技術創新”是主因。
廣東省東莞市中級人民法院認為，一審認定事實清楚，本院予以確認。本案二審的爭議焦點是：一、創某公司二審提出管轄權異議是否有依據;二、創某公司是否存在違約行為并因此須承擔責任。
一、按照《最高人民法院關于第一審知識產權民事、行政案件管轄的若干規定》第三條的規定，本案確應由一審法院管轄。
二、撤回專利申請在案涉委托事項中屬于重大事項，創某公司應當在取得吉某公司同意的情況下才能提出，現有證據僅能證明創某公司告知了吉某公司，但創某公司并未同意，故創某公司違背了受托人的忠實履職義務，構成違約，應承擔相應的違約責任。
至于創某公司的辯稱理由，廣東省東莞市中級人民法院認為，我國的專利制度并沒有禁止以個人名義申請專利，在專利審查機構尚未對案涉專利進行實質性審查的情況下，創某公司所稱收到的郵件均應認定為建議性質，并非審查機構的最終結論，并不能據此認定吉某公司的專利申請屬于“非正常專利申請”，創某公司的抗辯事由不成立。
綜上所述，判決如下：駁回上訴，維持原判。
附：
深圳某公司、深圳某公司2等專利代理合同糾紛民事二審民事判決書
廣東省東莞市中級人民法院
民 事 判 決 書
（2023）粵19民終11515號
上訴人(一審被告)：深圳創某公司，住所地：廣東省深圳市南山區。法定代表人：曾某。
上訴人(一審被告)：深圳創某分公司，經營場所：廣東省東莞市。負責人：陳某。
被上訴人(一審原告)：東莞吉某公司，住所地：廣東省東莞市。法定代表人：李某。委托訴訟代理人：黃浩，廣東鵬乾律師事務所律師。委托訴訟代理人：丁騰騰，廣東鵬乾律師事務所輔助人員。
上訴人深圳創某公司(以下簡稱“創某公司”)、深圳創某分公司(以下簡稱“創某分公司”)因與被上訴人東莞吉某公司(以下簡稱“吉某公司”)專利代理合同糾紛一案，不服廣東省東莞市第一人民法院(2023)粵1971民初14701號民事判決，向本院提起上訴。本院立案后依法組成合議庭進行了審理。本案現已審理終結。
創某公司、創某分公司不服一審判決，向本院提起上訴，請求：1.撤銷一審判決，發回重審或依法改判;2.由吉某公司承擔本案的訴訟費、保全費。上訴事實與理由：一、一審法院對關于專利申請引起的合同糾紛沒有管轄權，一審法院是違法判決，應依法撤銷。創某公司、創某分公司代理吉某公司的實用新型和發明兩件專利申請，被國家知識產權局認定為不以保護創新為目的的非正常專利申請并要求撤回，吉某公司因此專利申請的糾紛而提起本案的訴訟。《最高人民法院關于北京、上海、廣州知識產權法院案件管轄的規定》第一條規定：“知識產權法院管轄所在市轄區內的下列第一審案件：(一)專利、植物新品種、集成電路布圖設計、技術秘密、計算機軟件民事和行政案件;...”，因專利申請引起的合同糾紛，如同專利權屬糾紛一樣，均屬于知識產權法院專屬管轄。因此，本案一審應由廣州知識產權法院管轄，一審法院是屬于違法判決，應予撤銷。二、一審法院事實認定錯誤、法律適用錯誤依據專利代理服務合同，創某公司、創某分公司的主要義務是專利撰寫和申請，創某公司、創某分公司已履行完合同約定的主要義務，吉某公司已支付合同約定的對價，專利代理合同已事實上履行完成。涉案專利申請被撤回的責任歸屬與創某公司、創某分公司受國知局的行政處罰決定沒有必然聯系，這兩者之間沒有因果性。首先，創某公司、創某分公司受國知局的行政處罰決定并未生效，創某公司、創某分公司已依法提起了行政復議和行政訴訟。創某公司、創某分公司對國知局行政處罰決定書所記載的非正常專利申請行為相關事實并不認可。其次，涉案專利申請被撤回是由于存在“個人研發能力明顯不符、專利申請明顯不符合技術改進常理”，即申請人及技術自身原因導致不符合專利申請條件，可見吉某公司自身技術原因即“無技術創新”是主因。最后，創某公司、創某分公司受行政處罰不能推理出在代理吉某公司的兩件專利上未盡到謹慎、勤勉、忠實的代理義務。在代理合同已履行完畢的情況下，對涉案專利被撤回創某公司、創某分公司已提供了替代方案，免費為創某公司、創某分公司重新申請兩件專利，吉某公司同意后又反悔，違反誠實守信原則。在國知局嚴厲打擊專利非正常申請、控制專利申請數量、提升專利質量的國策下，專利申請被撤回是所有專利代理機構碰到的普通性問題。一審法院在沒有其他直接證據的情況下，認定專利申請被撤回創某公司、創某分公司應承擔80%的責任是無事實和法律依據的。故請貴院將本案移送知識產權專屬法院審理，或依法改判駁回吉某公司的全部訴求。
吉某公司未在法定期間提交書面答辯意見。
吉某公司一審訴訟請求：1.判令解除編號為CFDZ2021064的《知識產權服務委托合同》;2.判令創某公司、創某分公司立即向吉某公司返還知識產權服務費6500元;3.判令創某公司、創某分公司向吉某公司賠償違約金以及賠償技術公開后不能申請專利造成的損失共計1000000元;4.判令創某公司、創某分公司承擔本案訴訟費用。訴訟過程中，吉某公司當庭變更第3項訴訟請求為：判令創某公司、創某分公司向吉某公司賠償違約金以及賠償技術公開后不能申請專利造成的損失共計100000元(包含律師費10000元、保全費2013元)。
一審法院認定事實：
2021年11月15日，吉某公司(甲方)與創某分公司(乙方)簽訂一份《知識產權服務委托合同》，該合同約定：甲方委托乙方向國家知識產權局申請名稱為“一種全自動覆膜扎線機”的實用新型和發明專利各1件，費用6500元;因國家行政機關按相關法規而做出不利于甲方決定的風險，由甲方承擔;乙方如未按照合同事宜約定之要求履行其義務或延遲履行其義務，甲方有權解除本合同并要求乙方退回合同款項。合同簽訂后，吉某公司支付了6500元，創某公司于2021年12月24日向國家知識產權局提交上述發明和實用新型專利申請，次日國家知識產權局受理。2022年11月8日，創某公司向國家知識產權局提交了撤回上述專利申請的文件，并于次日將告知吉某公司專利在個人名下要求被撤回，得用公司提交。之后，創某公司于2022年11月11日收到“孝感市知識產權局關于深圳創某公司撤回申請”的電子郵件，附件載明：代理機構創某公司代理申請的涉案“一種全自動覆膜扎線機”發明“屬于《國家知識產權局關于進一步嚴格規范專利申請行為的通知》中所列出的以下非正常專利申請行為：(三)單位或個人提交與其研發能力明顯不符的專利申請;(五)單位或個人提交的專利申請存在技術方案以復雜結構實現簡單功能、采用常規或簡單特征進行組合或堆疊等明顯不符合技術改進常理的行為;(六)其他違反民法典規定的誠實信用原則、不符合專利法相關規定、擾亂專利申請管理秩序的行為”。代理機構創某公司代理申請的涉案“一種全自動覆膜扎線機”實用新型屬于上述《國家知識產權局關于進一步嚴格規范專利申請行為的通知》中所列出的上述第(三)(五)項非正常專利申請行為。
據國知處字[2023]8號國家知識產權局對創某公司做出的行政處罰決定所載，國家知識產權局在2022年10月認定創某公司于2021年3月12日之后代理的6875件(代理申訴成功后扣除5件)專利申請屬于《關于規范申請專利行為的辦法》(國家知識產權局公告第四——號)第二條規定的非正常專利申請的情形，構成該條規定的非正常專利申請的行為，且存在代理的非正常專利申請被國家知識產權局通報并主動撤回后，又再次重復提交相同申請的行為。國家知識產權局認為創某公司的上述行為違背專利法立法宗旨，嚴重擾亂專利工作秩序，嚴重干擾專利審查工作正常進行，屬于《專利代理條例》第二十五條第一款第五項“疏于管理，造成嚴重后果”的情形，且情節嚴重，于2023年4月27日決定作出吊銷其專利代理機構執業許可證的處罰決定。
吉某公司主張其最早從2022年5月24日開始生產銷售使用涉案待審批專利技術的產品。吉某公司主張因創某公司違約擅自撤回涉案專利申請，導致吉某公司無法成功獲得該專利，給吉某公司造成經濟損失。其中，吉某公司為案件訴訟支出律師費10000元、訴訟財產保全責任保險保費2013元。創某公司曾在2023年2-3月向吉某公司提出免費為吉某公司以公司名義重新申請涉案專利或其他技術專利，但并未實際代理申請。
一審法院認為，本案系專利代理合同糾紛。吉某公司與創某分公司簽訂的《知識產權服務委托合同》系雙方真實意思表示，合法有效。創某分公司是創某公司設立的分公司，分公司不具有法人資格，其民事責任由創某公司承擔。實際上涉案專利申請也是以創某公司作為代理機構向國家知識產權局提交申請材料，因此，創某公司系案涉專利代理合同的實際履行方，應承擔相應責任。由于涉案專利申請已經撤回，目前國家知識產權局吊銷創某公司的專利代理機構執業許可證，創某公司不可能再履行涉案合同義務，故吉某公司主張解除該合同，一審法院予以支持。本案爭議焦點在于，涉案專利申請被撤回的責任歸屬，吉某公司主張的各項損失有無事實和法律依據。首先，結合證據“孝感市知識產權局關于深圳某公司撤回申請”的電子郵件附件內容和國知處字[2023]8號行政處罰決定來看，涉案專利申請存在“個人研發能力明顯不符、專利申請明顯不符合技術改進常理”，即申請人及技術自身原因導致不符合專利申請條件，同時涉案專利申請還存在代理機構創某公司不以保護創新為目的的非正常專利申請行為，擾亂專利申請管理秩序的問題。而且，創某公司被通報存在巨量、多省份非正常申請行為在先，涉案專利申請被創某公司主動撤回在后，創某公司的違規行為是導致涉案專利申請被主動撤回的直接原因。其次，從涉案專利申請被撤回的過程來看，創某公司在提出專利撤回申請前并未取得吉某公司事先同意，而是在提出專利撤回申請后次日才告知吉某公司，且僅告知吉某公司不能以個人名義申請，未告知其他撤回原因及救濟途徑，也未采取其他補救措施，創某公司并未謹慎、勤勉、忠實地行使代理權。綜上，一審法院認定吉某公司與創某公司均應對涉案專利申請被撤回負有責任，但主要責任在于創某公司，一審法院認定創某公司、創某分公司應返還吉某公司服務費5000元。吉某公司在涉案專利申請過程中，明知尚未取得專利，已經自行銷售相關產品，主動公開所涉技術，相應后果應由吉某公司自行承擔。案涉合同未約定違約金，吉某公司主張創某公司、創某分公司賠償技術公開后不能申請專利造成的損失，一審法院不予支持。至于吉某公司主張的律師費、保費、訴訟費，系因本案訴訟而發生的費用，與訴訟標的數額相關。由于吉某公司在起訴后自行放棄部分訴訟請求，因此，吉某公司應自行承擔部分訴訟成本。一審法院酌定創某公司、創某分公司賠償吉某公司律師費和保費損失共計6000元。
一審法院依照《中華人民共和國民法典》第五百六十三條、第五百七十七條、第九百二十九條、第九百三十三條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十七條之規定，判決如下：一、深圳創某公司、深圳創某分公司應于判決生效之日起五日內返還東莞吉某公司服務費5000元;二、深圳創某公司、深圳創某分公司應于判決生效之日起五日內賠償東莞吉某公司律師費和保費損失共計6000元;三、駁回東莞吉某公司其他訴訟請求。如果未按判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》(2021年修正)第二百六十條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。一審案件受理費2430元，保全費120元，合計2550元，由東莞吉某公司負擔2180元、深圳創某公司、深圳創某分公司共同負擔370元。東莞吉某公司已預交的受理費11798.5元，保全費4880元，由一審法院予以退還。深圳創某公司、深圳創某分公司應在收到繳費通知書之日起七日內向一審法院繳納訴訟費370元。
創某公司、創某分公司在二審期間內提交新證據：1.法院受理通知書兩份、行政裁定書，擬證明創某公司、創某分公司已依法提起行政訴訟，國知局的行政處罰決定并未生效。2.專利申請受理通知書，擬證明創某公司、創某分公司至今仍具有專利代理資質，可正常接收國知局的專利受理通知書。吉某公司未在法定期間提交書面質證意見。
本院經審理查明，一審認定事實清楚，本院予以確認。
本院認為，本案系專利代理合同糾紛，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十五條的規定，本院對創某公司、創某分公司上訴請求的有關事實和法律適用進行審查。本案二審的爭議焦點是：一、創某公司二審提出管轄權異議是否有依據;二、創某公司是否存在違約行為并因此須承擔責任。分析評判如下：
一、關于創某公司二審提出管轄權異議是否有依據。根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條的規定，“人民法院受理案件后，當事人對管轄權有異議的，應當在提交答辯狀期間提出”，創某公司在本案一審期間沒有提出管轄權異議，根據管轄恒定原則，案件管轄權已經確定，對其二審提出的管轄權異議，不予審查。且，按照《最高人民法院關于第一審知識產權民事、行政案件管轄的若干規定》第三條的規定，本案確應由一審法院管轄。故，對創某公司該條上訴理由，本院不予支持。
二、關于創某公司是否存在違約并因此須承擔責任問題。本案為專利代理合同糾紛，吉某公司與創某公司的關系本質上屬委托合同關系。根據《中華人民共和國民法典》第九百二十二條的規定，“受托人應當按照委托人的指示處理委托事務，需要變更委托人指示的，應當經委托人同意。”撤回專利申請在案涉委托事項中屬于重大事項，創某公司應當在取得吉某公司同意的情況下才能提出，現有證據僅能證明創某公司告知了吉某公司，但創某公司并未同意，故創某公司違背了受托人的忠實履職義務，構成違約，應承擔相應的違約責任。至于創某公司的辯稱理由，本院認為，我國的專利制度并沒有禁止以個人名義申請專利，在專利審查機構尚未對案涉專利進行實質性審查的情況下，創某公司所稱收到的郵件均應認定為建議性質，并非審查機構的最終結論，并不能據此認定吉某公司的專利申請屬于“非正常專利申請”，創某公司的抗辯事由不成立。至于違約處理，本院同意一審法院的意見，不再贅述。
綜上所述，上訴人創某公司、創某分公司請求不成立，應予以駁回。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十七條第一款的規定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
本案二審案件受理費75元，由上訴人深圳創某公司、深圳創某分公司負擔(已預交)。
本判決為終審判決。
審判長 姚勇剛
審判員 陳曉艷
審判員 黃宇齊
二〇二四年二月七日
書記員 王 晨
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