問題描述
在外觀設(shè)計專利的侵權(quán)案件中，被訴侵權(quán)產(chǎn)品通常也具有對應(yīng)的外觀設(shè)計專利，若被訴侵權(quán)產(chǎn)品對應(yīng)的外觀設(shè)計在涉訴外觀設(shè)計之前申請，則可以進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)抗辯。若被訴侵權(quán)產(chǎn)品對應(yīng)的外觀設(shè)計在涉訴外觀設(shè)計之后申請，根據(jù)法律規(guī)定在后專利權(quán)的授權(quán)不會降低專利產(chǎn)品本身的侵權(quán)風(fēng)險，具體在《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第二十三條中規(guī)定了“被訴侵權(quán)人以其技術(shù)方案或者外觀設(shè)計被授予專利權(quán)為由抗辯不侵犯涉案專利權(quán)的，人民法院不予支持”。
可見在一般情況下，在后外觀設(shè)計對于被訴侵權(quán)產(chǎn)品的侵權(quán)判定毫無作用。但如果在后外觀設(shè)計的評價報告中國家知識產(chǎn)權(quán)局(國知局)指出在后外觀設(shè)計相較于涉案專利不構(gòu)成近似，是否可據(jù)此認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品相較于涉案專利不構(gòu)成相同或近似，從而判定被訴侵權(quán)產(chǎn)品不落入涉案專利的保護(hù)范圍?
實務(wù)案例
針對上述問題，筆者檢索了相關(guān)案例。案例一中，法院未直接對上述問題進(jìn)行評述，而是直接進(jìn)行具體的侵權(quán)比對分析，比對結(jié)果與評價報告中的內(nèi)容一致。案例二中，一審法院和二審法院都認(rèn)可評價報告不能作為直接依據(jù)，但一審法院指出評價報告可作為參考。案例三中，原告主動針對上述問題，在被告提出評價報告后，利用涉案外觀設(shè)計對被告的在后外觀設(shè)計提了無效，并最終無效成功。通過無效來說明二外觀設(shè)計無明顯區(qū)別，繼而說明被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案外觀設(shè)計相同或近似。
案例一：(2017)粵73民初2628號
被告答辯稱，本案被訴產(chǎn)品已申請外觀專利，我方當(dāng)庭提交了專利評價報告，上面的對比文件就是本案專利與我方專利進(jìn)行比對，被訴產(chǎn)品不落入本案專利保護(hù)范圍，不相同也不近似。該評價報告稱：“從檢索到的現(xiàn)有設(shè)計看，本專利產(chǎn)品整體以矩形板狀較為常見，但是具體造型以及各面的形狀以及其上的按鈕、圖案等局部設(shè)計往往存在不同，這些不同對產(chǎn)品外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有顯著影響”。
法院并未對該問題予以評述，而是直接比較了被訴侵權(quán)設(shè)計和涉案專利的區(qū)別：被訴產(chǎn)品的提手為整個方形，案涉專利提手上方有一缺口設(shè)計;被訴產(chǎn)品的電源開關(guān)較大，位于面板的中上部，案涉專利電源開關(guān)比例較小，位于面板上方提手處;被訴產(chǎn)品的裝飾暗紋在主視圖的右下方，案涉專利的斜紋在主視圖的左下方;被訴產(chǎn)品的面板底部有凹槽設(shè)計，案涉專利沒有;SD卡插口與其他插口的位置不同，被訴產(chǎn)品的SD卡插口在其他插口的下方，案涉專利SD卡插口位于其他插口的左邊。法院認(rèn)為，被訴產(chǎn)品與案涉專利的上述差異已在視覺效果上構(gòu)成實質(zhì)性差異，被訴產(chǎn)品不落入案涉專利保護(hù)范圍。
案例二：(2018)粵民終2240號
被告提交了國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的外觀設(shè)計專利權(quán)評價報告，初步結(jié)論為上述專利的全部外觀設(shè)計未發(fā)現(xiàn)存在不符合授予專利權(quán)條件的缺陷。其中的對比設(shè)計7為本案專利。
一審法院對該問題評述：上述專利權(quán)評價報告作為證據(jù)，其比對的結(jié)論雖可作為本案的參考，但不必然作為本案判斷被訴侵權(quán)設(shè)計與本案專利設(shè)計是否構(gòu)成相似的依據(jù)，亦不能以此對抗一審法院依法作出的認(rèn)定結(jié)論。
二審法院對該問題評述：該外觀設(shè)計專利權(quán)評價報告中關(guān)于該專利與本案專利的比對結(jié)論并非本案判定被訴侵權(quán)設(shè)計是否落入本案專利權(quán)保護(hù)范圍的直接依據(jù)。
案例三：(2022)渝民終403號
被告在二審時提交新的證據(jù)，被控侵權(quán)產(chǎn)品使用的包裝桶有自己的外觀設(shè)計專利，國家知識產(chǎn)權(quán)局的外觀設(shè)計專利權(quán)評價報告將該專利與金羚羊公司授權(quán)外觀設(shè)計進(jìn)行了比對并評價兩者存在顯著差異。
原告答辯稱崇望勛銜公司所稱的外觀設(shè)計專利已于2022年3月1日被國家知識產(chǎn)權(quán)局第54333號無效宣告請求決定書宣告無效，該決定書依據(jù)的比對設(shè)計即為金羚羊公司授權(quán)外觀設(shè)計，結(jié)論認(rèn)為二者不存在明顯區(qū)別。
二審法院認(rèn)為：崇望勛銜公司抗辯稱被控侵權(quán)產(chǎn)品包裝桶使用的是專利號為ZL201930624639.0的外觀設(shè)計專利，但該外觀設(shè)計專利權(quán)已被宣告無效，且在無效宣告中所依據(jù)的現(xiàn)有設(shè)計是涉案外觀專利，故崇望勛銜公司以此提出被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案外觀設(shè)計不近似的上訴理由不能成立。
法律適用
對上述問題的討論涉及到國知局的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)與法院的侵權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的異同研究。
一、規(guī)定授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的法律法規(guī)
1.《中華人民共和國專利法》第二十三條第一款規(guī)定：“授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計;也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設(shè)計在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。”
2.《中華人民共和國專利法》第二十三條第二款規(guī)定：“授予專利權(quán)的外觀設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計或者現(xiàn)有設(shè)計特征的組合相比，應(yīng)當(dāng)具有明顯區(qū)別。”
根據(jù)專利法的規(guī)定，外觀設(shè)計的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)包括：(1)不屬于現(xiàn)有設(shè)計;(2)與現(xiàn)有設(shè)計或現(xiàn)有設(shè)計組合相比，應(yīng)當(dāng)具有明顯區(qū)別。關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)(1)，《專利審查指南》中規(guī)定：“不屬于現(xiàn)有設(shè)計，是指在現(xiàn)有設(shè)計中，既沒有與涉案專利相同的外觀設(shè)計，也沒有與涉案專利實質(zhì)相同的外觀設(shè)計”，相同是指全部外觀設(shè)計要素相同，外觀設(shè)計要素指形狀、圖案及顏色，實質(zhì)相同是指區(qū)別僅在于：一般注意力不能察覺的局部、使用時不容易看到或看不到、該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計、常規(guī)或重復(fù)排列、鏡像對稱。對于標(biāo)準(zhǔn)(2)，《專利審查指南》中規(guī)定：不具有明顯區(qū)別是指“一般消費者經(jīng)過對涉案專利與現(xiàn)有設(shè)計的整體觀察可以看出，二者的差別對于產(chǎn)品外觀設(shè)計的整體視覺效果不具有顯著影響”。
二、規(guī)定侵權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的法律法規(guī)
1.《中華人民共和國專利法》第五十九條第二款規(guī)定：“外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準(zhǔn)，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計。”
2.《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第八條規(guī)定：“在與外觀設(shè)計專利產(chǎn)品相同或者相近種類產(chǎn)品上，采用與授權(quán)外觀設(shè)計相同或者近似的外觀設(shè)計的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利法第五十九條第二款規(guī)定的外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍。”
根據(jù)專利法及司法解釋的規(guī)定，侵權(quán)標(biāo)準(zhǔn)包括：(1)相同或相近種類產(chǎn)品;(2)相同或近似的外觀設(shè)計。具體來說，關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)(1)，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第九條規(guī)定：“人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)外觀設(shè)計產(chǎn)品的用途，認(rèn)定產(chǎn)品種類是否相同或者相近。確定產(chǎn)品的用途，可以參考外觀設(shè)計的簡要說明、國際外觀設(shè)計分類表、產(chǎn)品的功能以及產(chǎn)品銷售、實際使用的情況等因素。”關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)(2)，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定：“人民法院應(yīng)當(dāng)以外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的一般消費者的知識水平和認(rèn)知能力，判斷外觀設(shè)計是否相同或者近似。”第十一條規(guī)定：“人民法院認(rèn)定外觀設(shè)計是否相同或者近似時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)授權(quán)外觀設(shè)計、被訴侵權(quán)設(shè)計的設(shè)計特征，以外觀設(shè)計的整體視覺效果進(jìn)行綜合判斷;對于主要由技術(shù)功能決定的設(shè)計特征以及對整體視覺效果不產(chǎn)生影響的產(chǎn)品的材料、內(nèi)部結(jié)構(gòu)等特征，應(yīng)當(dāng)不予考慮。下列情形，通常對外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響：(一)產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位;(二)授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征相對于授權(quán)外觀設(shè)計的其他設(shè)計特征。被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計在整體視覺效果上無差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者相同;在整體視覺效果上無實質(zhì)性差異的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者近似。”
三、比對授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)和侵權(quán)標(biāo)準(zhǔn)
比對上述授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)和侵權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，國知局的比較用詞包括“相同”“實質(zhì)相同”“明顯區(qū)別”，法院的比較用詞包括“相同或近似”。對于這些比較詞匯的解釋，可參考下表比對理解。
綜上，國知局的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)中會考慮(1)設(shè)計要素的差異，設(shè)計要素是容易被直接觀察到的位置;(2)整體視覺效果上有明顯區(qū)別。法院的侵權(quán)標(biāo)準(zhǔn)會考慮：(1)整體視覺效果上是否有差異;(2)影響整體視覺效果的設(shè)計特征主要在于容易被觀察到的部位，以及區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征。比較看來，國知局和法院的判定標(biāo)準(zhǔn)本質(zhì)上是相同的。
筆者觀點
回到前面提出的問題，基于國家知識產(chǎn)權(quán)局和法院的判定標(biāo)準(zhǔn)本質(zhì)上是相同的，筆者認(rèn)為，在外觀設(shè)計的侵權(quán)案件中，在后外觀設(shè)計的評價報告對于被訴侵權(quán)產(chǎn)品和涉訴外觀設(shè)計的侵權(quán)比對是有一定的參考意義，可以視情況被考慮。如案例二中所述，在后外觀設(shè)計的評價報告中的比對結(jié)論可作為參考，但不應(yīng)作為直接依據(jù)，法院的審判還是應(yīng)當(dāng)回歸被訴侵權(quán)產(chǎn)品和涉訴外觀設(shè)計本身的比對。
具體到訴訟實務(wù)中，法院當(dāng)前的審判角度還是依據(jù)是否相同或近似的評判標(biāo)準(zhǔn)，不能直接將在后外觀設(shè)計的評價報告中作為參考依據(jù)。并且目前大部分評價報告只有初步結(jié)論，沒有給出具體說明和解釋，或者說明和解釋的內(nèi)容沒有詳細(xì)的比對，在該情況下，其更不具有參考意義。因此被訴方在侵權(quán)比對中不應(yīng)太過依賴該類評價報告。
作為被訴方，若在后外觀設(shè)計的評價報告中給出具體說明和解釋，可以結(jié)合評價報告中的比對內(nèi)容，深度剖析被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉訴外觀設(shè)計的明顯區(qū)別，以進(jìn)行抗辯。作為權(quán)利方，可以基于在后外觀設(shè)計評價報告中說明和解釋不充分，說明其不具有參考意義;同時結(jié)合設(shè)計要點、設(shè)計空間，可以說明被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利的區(qū)別不易被觀察、不明顯，繼而認(rèn)為構(gòu)成相同或相似;也可考慮如上述案例三，利用涉案專利對在后外觀設(shè)計提起無效，以說明其相似性。
鑒于評價報告具有重要意義，且從評價報告本身的完整性和實用性的角度來看，國知局在評價報告中給出初步結(jié)論時，應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)的說明和解釋，以作為報告結(jié)論的有力支撐;對專利穩(wěn)定性和侵權(quán)比對會更有參考意義，也更能發(fā)揮了評價報告的根本價值。同時，對該類產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計方向有指導(dǎo)和參考作用，一定程度上也可以減少對評價報告的更正申請。
(原標(biāo)題：被訴侵權(quán)產(chǎn)品對應(yīng)外觀設(shè)計的評價報告在侵權(quán)判定中的參考意義)
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